Opt out aus dem UPC und opt back in später – eine risikoarme Entscheidung

Die Erwartungen sind hoch, dass das Einheitliche Patentgericht (UPC) seine Tätigkeit zum angestrebten Starttermin 1. April 2023 aufnehmen wird. Der Zeitpunkt liegt in der Hand der deutschen Regierung, die die "Sunrise Period" einleiten kann, sobald der UPC-Verwaltungsausschuss anzeigt, dass das Gericht bereit ist.

In einer anfänglichen Übergangszeit von mindestens sieben Jahren nach Inkrafttreten des Systems werden "herkömmliche" europäische Patente (und auch Patentanmeldungen) unter die gemeinsame Zuständigkeit des UPC und der jeweiligen nationalen Gerichte fallen. Dies gilt nicht nur für neu erteilte Patente, sondern auch für alle bestehenden europäischen Patente, es sei denn, sie werden aktiv aus der Zuständigkeit des Gerichts "herausgenommen".

Dementsprechend wird es bis zum Ende des Übergangszeitraums möglich sein, ein EP-Patent oder eine Patentanmeldung vorsorglich von der Zuständigkeit des UPC auszunehmen. Dazu muss ein Antrag über das Online-Fallverwaltungssystem der Gerichtskanzlei eingereicht werden. Es fallen keine offiziellen Gebühren an.

Diese Option wird in einer "Sunrise-Periode" von drei Monaten vor Beginn des Übergangszeitraums zur Verfügung stehen. Es wird erwartet, dass in diesem Zeitraum eine große Zahl von Patenten von dieser Möglichkeit Gebrauch machen wird. Wird das Opt-out nicht in Anspruch genommen, besteht die Gefahr, dass ein Dritter eine Nichtigkeitsklage (oder eine andere Klage) erhebt, woraufhin die Zuständigkeit des UPC in Anspruch genommen wird und ein späteres Opt-out nicht mehr zulässig ist.

Nach dem Opt-out bleibt das Patent standardmäßig für den Rest seiner Laufzeit "out", auch über das Ende der Übergangszeit hinaus. Es ist jedoch möglich, den Antrag zurückzuziehen und somit wieder "einzusteigen", es sei denn, es wurde ein Verfahren vor einem zuständigen nationalen Gericht eingeleitet. Ein weiterer Sinneswandel ist nicht möglich.

Aussteigen oder drin bleiben?

Die größte Sorge im Zusammenhang mit der Zuständigkeit des UPC ist die des zentralen Einspruchs. Während gegen ein europäisches Patent nur neun Monate nach der Erteilung ein zentraler Einspruch zu relativ geringen Kosten eingelegt werden kann, ist ein Patent, das der Gerichtsbarkeit des UPC unterliegt, während seiner gesamten Lebensdauer angreifbar, und die Kosten sind nicht viel höher. (Die Gerichtsgebühr beträgt 20 000 € und ist damit wesentlich höher als die Einspruchsgebühr, und es handelt sich um ein System, bei dem der Verlierer zahlt, so dass ein fehlgeschlagener Angriff recht kostspielig sein kann, aber das Verfahren ist so konzipiert, dass es nicht viel teurer ist als ein Einspruch).

Jeder Dritte kann den Widerruf eines Patents beantragen - nicht nur ein Beklagter in einem Verletzungsverfahren.

Mit der Entscheidung für ein Opt-out entscheidet sich ein Patentinhaber für den Status quo, d. h. für eine neunmonatige Einspruchsfrist und die bekannten Möglichkeiten der Durchsetzung vor nationalen Gerichten. Das UPC ist unerprobt, und viele Patentinhaber werden es vorziehen, abzuwarten, wie patentnehmerfreundlich das UPC sein wird. Wenn eine Patentverletzung aufgedeckt wird und das UPC ein attraktives Forum ist, kann der Patentinhaber das Opt-out einfach zurückziehen.

Es kann sein, dass in einem der Staaten, in denen das Patent validiert ist, eine Verletzung stattfindet oder unmittelbar bevorsteht, und der Patentinhaber kann dann die nationale oder regionale Abteilung des EPG dem örtlichen Gericht vorziehen. Oder das UPC verfügt über leichter zugängliche Befugnisse zur Ermittlung, Inspektion und Beschlagnahme als das örtliche Gericht. Oder die Rechtsverletzung kann sich über mehrere Staaten erstrecken, so dass die umfassende Zuständigkeit des UPC attraktiv ist. Diese Fragen können zu gegebener Zeit geprüft werden.

Das einzige Risiko besteht darin, dass ein Wettbewerber der Rücknahme der Opt-out-Klausel zuvorkommt, indem er vor einem örtlichen Gericht ein Widerrufsverfahren oder ein Verfahren wegen Nichtverletzung einleitet, um den Weg freizumachen. Dieses Risiko ist wahrscheinlich gering, da solche Verfahren selten sind, ohne dass der Patentinhaber zuvor auf die angebliche Verletzung aufmerksam gemacht hat.

EPC-Anträge

Ist es notwendig, anhängige EPC-Anmeldungen auszuschließen? Im Großen und Ganzen "nein", denn Verfahren zu anhängigen Anmeldungen (wie Anträge auf Feststellung der Nichtverletzung - so genannte "Arrow"-Erklärungen) sind äußerst selten und in der Regel nur bei Teilanmeldungen erforderlich, wenn nach der Erteilung eines Stammpatents noch Unklarheiten bestehen.

Wenn eine EPC-Anmeldung mit einem Opt-out versehen ist, kann sie bei der Erteilung dennoch als einheitlich erklärt werden, wodurch das Opt-out aufgehoben wird.
EP(UK)-Patente stehen außerhalb des Systems

Das Vereinigte Königreich wird nicht am Einheitspatentsystem teilnehmen, und europäische Patente müssen weiterhin im Vereinigten Königreich validiert werden, genau wie in Spanien, der Schweiz, Polen, der Türkei und anderen EPC-Staaten, die nicht am Einheitspatentsystem teilnehmen. Der Ausstieg ist für britische Patente, die auf dem EPA-Weg erlangt wurden, nicht von Bedeutung, ebenso wenig wie die Frage, wer wen zuerst unter einem britischen Patent verklagt.

Schlussfolgerung

Die gemeinsame Zuständigkeit des UPC und der nationalen Gerichte ist nicht für jeden geeignet. Einige werden sich auf die neuen Möglichkeiten der Prozess- und Verhandlungsstrategie und das verstärkte Forum Shopping stürzen, andere werden vor dem zentralisierten Ansatz zurückschrecken.

Anstatt sich die Mühe zu machen, die relativen rechtlichen und finanziellen Auswirkungen abzuwägen, werden viele Antragsteller einfach aussteigen, mit der Option, später wieder einzusteigen.

Aber lassen Sie es nicht bis zur letzten Minute auf sich beruhen. Patentinhaber (und Patentanmelder), die ein Opt-out wünschen, sollten ihre europäischen Patentanwälte rechtzeitig informieren. Vor dem Ende der Sunrise-Periode bleibt möglicherweise keine Zeit mehr, um all die vielen Fragen zu beantworten, die auftauchen werden, und die Online-Systeme werden ausgelastet sein, wenn dieser Zeitpunkt näher rückt. Es mag nicht entscheidend sein, das Opt-out vor dem Start des Systems einzureichen, aber zweifellos wird es Parteien und Anwälte geben, die darauf erpicht sind, am ersten Tag Nichtigkeitsverfahren für wichtige Patente einzureichen, die nicht ausgenommen werden können.