Lassen Sie nicht zu, dass Ihr europäisches Opted-Out-Patent torpediert wird

Der Begriff "Italian Torpedo" wurde 1997 von Prof. Mario Franzosi[1] geprägt und bezeichnet eine Strategie bei Patentstreitigkeiten, die darauf abzielt, ein nationales Gericht in Europa (z. B. die Gerichte in Deutschland) daran zu hindern, eine Verletzungsklage zu erheben, indem eine Präventivklage vor einem anderen, viel langsameren Gericht (insbesondere einem italienischen Gericht) eingereicht wird. Wenn eine Partei im Voraus weiß, dass sie wegen Verletzung eines europäischen Patents verklagt werden soll, z. B. wenn ein italienisches Unternehmen, das nach Deutschland exportiert, in Deutschland verklagt werden soll, erhebt es in Italien eine Klage auf Feststellung der Nichtverletzung mit dem Antrag, dass sich die Feststellung auch auf das entsprechende deutsche Patent erstreckt, und aufgrund der Rechtshängigkeitsregel des Brüsseler Übereinkommens[2] wird das italienische Gericht mit der Klage "zuerst angerufen" und ist ausschließlich zuständig - d. h. unter Ausschluss des deutschen Gerichts. Das deutsche Gericht müsste das Verfahren aussetzen, bis die Entscheidung des italienischen Gerichts vorliegt. Italienische Gerichte sind notorisch langsam, so dass die Klage bis zu 10 Jahre auf die lange Bank geschoben werden könnte. Es heißt, die Klage werde "torpediert". Das belgische Gericht ist ebenfalls eine beliebte Option - ein "belgisches Torpedo".

Italienische Torpedo-Klagen waren ein Jahrzehnt lang unbeliebt, nachdem der Oberste Gerichtshof Italiens 2003 entschieden hatte, dass das italienische Gericht für den ausländischen Klagegrund nicht zuständig ist[3], was jedoch 2013 durch eine andere Entscheidung wieder aufgehoben wurde.[4] Die Torpedo-Klage muss auf die Feststellung der Nichtverletzung gerichtet sein und nicht auf eine Nichtigkeits-/Nichtigkeitsklage.[5]

Die Taktik, eine Patentverletzungsklage zu torpedieren, ergibt sich im Falle eines europäischen Patents, das vor dem Einheitlichen Patentgericht angemeldet wurde. Das UPC ist auf Schnelligkeit ausgelegt. In der Präambel der Verfahrensordnung wird eine abschließende mündliche Verhandlung innerhalb eines Jahres erwartet.[6] Es ist ein weitaus bevorzugtes Forum für Rechtsstreitigkeiten über Patentverletzungen in Italien, Belgien und vielen anderen Gebieten der EU, in denen es zuständig ist. Patentinhaber können sich aus guten Gründen der Zuständigkeit des Gerichts entziehen. Ein Hauptgrund liegt vor, wenn ein Patent in vielen Staaten validiert ist und der Inhaber nicht möchte, dass das Patent zentral widerrufen werden kann. Ebenso könnte ein Opt-out die Gegenparteien in verschiedenen Staaten davon abhalten, sich in einer einzigen Klage zusammenzuschließen. Wird ein Patent beispielsweise von Staat zu Staat lizenziert, könnte der Patentinhaber mit dem Status quo zufrieden sein.

Ein Opt-out ist jedoch möglicherweise nicht ratsam, wenn die Wahrscheinlichkeit besteht, dass eine Klage in Italien, Belgien, Frankreich oder einem anderen Staat im Zuständigkeitsbereich des Gerichts erhoben werden muss, in dem der Rechtsstreit nur langsam voranschreitet. Ein Opt-out kann zwar zurückgenommen werden, aber die Rücknahme ist "unwirksam", wenn bereits eine Klage vor einem nationalen Gericht im Zuständigkeitsbereich des EPG erhoben wurde[7].

Der Patentinhaber kann zwar wieder optieren und eine Klage vor dem EPG einreichen, doch sollte er weder zu schnell mit den Säbeln rasseln noch mit dem Opt-in zögern. Die Gegenpartei könnte eine Torpedoklage einreichen und damit dem Patentinhaber die Vorteile der Zuständigkeit des Gerichts vorenthalten. Eine Klage, die irgendwo im Zuständigkeitsbereich des Gerichts eingereicht wird, hätte diesen Torpedo-Effekt. Eine Klage in Deutschland z. B. könnte recht schnell abgewickelt werden, würde den Patentinhaber aber daran hindern, das Opt-out zurückzunehmen und vor dem EPG zu klagen.

Erhöht ein Opt-out das Risiko eines Torpedos? Vielleicht, aber das Risiko besteht trotzdem.

Wird kein Opt-out eingereicht, laufen die Zuständigkeiten des UPC und der nationalen Gerichte parallel. Klagen im Zusammenhang mit der Verletzung, Nichtverletzung und/oder Gültigkeit eines Patents können entweder vor dem EPG oder einem nationalen Gericht eingereicht werden. Während des Übergangszeitraums gilt zwischen dem EPG und den nationalen Gerichten die Rechtshängigkeitsregel[8], die dem Patentinhaber weder die Zuständigkeit des EPG noch die der nationalen Gerichte entzieht. Es besteht also immer noch die Gefahr einer Torpedoklage. Es kann möglich sein, eine künftige Klage vor dem EPG zu torpedieren, indem zunächst eine Feststellungsklage in Italien eingereicht wird (zum Beispiel). Da es sich um dieselben Parteien und denselben Klagegrund handelt (zumindest Patentverletzung in Italien), wäre das italienische Gericht das zuerst angerufene Gericht, und nach dem derzeitigen Stand der Dinge könnte das italienische Gericht durchaus seine Zuständigkeit anerkennen. Was geschieht in diesem Fall mit einer späteren Klage des UPC? Müsste das UPC das Verfahren aussetzen? Das heißt - würde es torpediert? Es gibt eine Debatte darüber, was das EPG tun wird.

Einige Kommentatoren sind der Ansicht, dass das EPG das Verfahren angesichts einer nationalen Torpedoklage nicht aussetzen, sondern vielmehr den Teil der Klage, der sich auf den betreffenden Staat bezieht, ausgliedern würde. Die Einleitung einer europaweiten Verletzungsklage könnte eine natürliche Reaktion auf eine Klage auf Feststellung der Nichtverletzung in einem der Staaten sein, die in die Zuständigkeit des EPG fallen. Eine Aussetzung des Verfahrens durch das Gericht wäre eine Härte. Bei der Abwägung zwischen dem Erfordernis einer zügigen Rechtsprechung und der Verpflichtung des Gerichtshofs, doppelte oder unvereinbare Urteile zu vermeiden, könnte der Gerichtshof Ersterem den Vorzug geben. Diese Auffassung wird durch das Ergebnis einer Scheinverhandlung[9] vor dem Pariser Handelsgericht untermauert, an der einige Richter (Klaus Grabinski und Camille Lignières) teilnahmen, die bereits in das EPG berufen sind. Insbesondere Klaus Grabinski ist als Präsident des Berufungsgerichts des EPG vorgesehen und hat großen Einfluss auf die Ausarbeitung der Verfahrensordnung des EPG gehabt.

Schlussfolgerung

Der Unterschied besteht darin, dass die Zuständigkeit des EPG im Falle eines Opt-Out-Patents durch Einreichung einer Feststellungsklage in einem beliebigen Staat im Zuständigkeitsbereich des Gerichts definitiv entzogen werden kann.  Der mutmaßliche Patentverletzer kann jeden geeigneten Staat wählen. Ist dies nicht der Fall, kann der mutmaßliche Patentverletzer die bestehenden Torpedo-Optionen nutzen - z. B. eine Klage in einem Staat einreichen, in dem er klagebefugt ist, und eine Entscheidung verlangen, die über die Grenzen dieses Staates hinausgeht - z. B. eine Klage in Italien für ein italienisches Unternehmen -, was jedoch eine umfassendere Verletzungsklage vor dem EPG mit der Möglichkeit einer Ausnahmeregelung für diesen Staat oder die Staaten, in denen die Torpedo-Klage wirksam ist, nach sich ziehen kann.

[1] Worldwide Patent Litigation and the Italian Torpedo (1997) 7 EIPR 382

[2] Artikel 29(1): "Werden bei Gerichten verschiedener Mitgliedstaaten Verfahren wegen desselben Anspruchs zwischen denselben Parteien anhängig gemacht, so setzt unbeschadet des Artikels 31 Absatz 2 jedes später angerufene Gericht das Verfahren von Amts wegen aus, bis die Zuständigkeit des zuerst angerufenen Gerichts feststeht."

[3] BL Macchine Automatiche / Windmoeller (2003), Entscheidung des italienischen Obersten Gerichtshofs Nr. 19550/2003, in der das Gericht entschied, dass der Kläger mit seiner Klage auf Feststellung der Nichtverletzung bestritt, dass ein schädigendes Ereignis eingetreten war. 

[4] General Hospital Corporation, Palomar Technologies Inc. gegen Asclepion Laser Technologies GmbH (2013), Entscheidung des Obersten Gerichtshofs Italiens Nr. 14508/2013. Außerhalb des Patentbereichs hat der EuGH seit langem anerkannt, dass eine Klage auf Feststellung der Haftung einer Partei und eine Klage einer Gegenpartei auf Feststellung, dass sie für denselben Schaden nicht haftet, "ein und derselbe Klagegrund" sind, siehe C-406/92.

[5] Im Anschluss an die Urteile des EuGH in den Rechtssachen GAT gegen LuK, C-4/03, und Roche gegen Primus, C-539/03, in denen festgestellt wurde, dass Rechtsstreitigkeiten über die Gültigkeit von Patenten in Europa von Land zu Land entschieden werden müssen.

[6] Verfahrensordnung des Einheitlichen Patentgerichts, Präambel, Abs. 7

[7] Verfahrensordnung des Einheitlichen Patentgerichts, Regel 5.8

[8] Siehe Artikel 71c Absatz 2 der Brüsseler Verordnung (Neufassung):  "Die Artikel 29 bis 32 finden Anwendung, wenn während des in Artikel 83 des UPC-Übereinkommens genannten Übergangszeitraums Verfahren vor dem Einheitlichen Patentgericht und vor einem Gericht eines Mitgliedstaats, der Vertragspartei des UPC-Übereinkommens ist, anhängig gemacht werden."

[9] https://www.opinews.com/ujub2022/#replay