Wegweisende Entscheidung des BGH hinsichtlich des Inlandsbezugs von gutgläubigen Vorbenutzungen durch Eintragung geschützter Designs

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs (BGH) hat in seinem Urteil I ZR 9/16 vom 29. Juni 2017 eine wegweisende Entscheidung hinsichtlich des Inlandsbezugs von gutgläubigen Vorbenutzungen durch Eintragung geschützter Designs getroffen.

In der Sache ging es um eine mögliche Verletzung eines eingetragenen Designs auf ein Bettgestell der Designmöbel Firma e15 aus Frankfurt am Main. Der Inhaber der Firma, Herr Philipp Mainzer, liegt seit Jahren im Rechtsstreit mit einer Tochter des bekannten Möbelkonzerns IKEA, die seit dem Jahre 2002 ein nahezu identisches Bettgestell unter dem Namen „MALM" in millionenfacher Stückzahl in Deutschland verkauft hat. In der Folge hatte e15 IKEA auf Auskunftserteilung, Rechnungslegung und Ersatz von Abmahnkosten in Anspruch genommen sowie die Feststellung einer Schadensersatzpflicht beantragt.

Obwohl über die weitgehende Übereinstimmung des Bettgestells „MALM" mit dem Klagedesign während des gesamten Verfahrens keinerlei Zweifel bestanden, hatte IKEA in den ersten beiden Instanzen die Klage abgewehrt. Hierzu berief sich IKEA auf ein Vorbenutzungsrecht im Sinne des § 41 (1) Design-Gesetz. Danach sind Dritte berechtigt ein eingetragenes Design zu verwerten, wenn vor dem Anmeldetag des Designs „im Inland ein identisches Muster, das unabhängig von einem eingetragenen Geschmacksmuster entwickelt wurde, gutgläubig in Benutzung genommen" wurde „oder wirkliche und ernsthafte Anstalten dazu getroffen" worden sind.

Entsprechend machte IKEA geltend, dass bereits vor der Priorität des Klagedesigns Vorbereitungen zum Verkauf eines sehr ähnlichen Vorgängermodells in deutschen IKEA-Filialen, dem Bettgestell "BERGEN", getroffen worden seien und zwar ohne Kenntnis des Klagedesigns. Diese Handlungen, die im Ausland stattgefunden hatten, hätten auch den Vertrieb des Bettgestells „MALM" vorbereitet und seien daher als gutgläubige und inländische Benutzungshandlungen im Sinne des § 41 (1) DesignG zu werten. Diese Argumentation hatte die ersten beiden Instanzen überzeugt, sodass diese die Klage jeweils abgewiesen hatten.

Der BGH hat dagegen nun das Urteil des Oberlandesgerichts aufgehoben und die Sache zur weiteren Verhandlung und Entscheidung, insbesondere über eventuell entstandene Schadensersatzansprüche, an dieses zurückverwiesen. Denn nach Ansicht des BGH verlangt die Einräumung eines Vorbenutzungsrechts gemäß § 41 (1) DesignG ausdrücklich eine Benutzung des betroffenen Designs oder ernsthafte Vorbereitungsmaßnahmen im Inland. Da die Vorbereitungsmaßnahmen zum Vertrieb des Bettgestells durch IKEA nicht in Deutschlandsondern in Schweden vorgenommen worden waren, seien diese nicht ausreichend, um ein Vorbenutzungsrecht für das streitige Design innerhalb der Deutschlands zu begründen.

Der BGH hat damit klar gestellt, dass im Ausland getroffene Anstalten, die lediglich auf eine Benutzung des Designs im Inland abzielen, das in § 41 (1) S1 normierte Tatbestandsmerkmal des „Inlandsbezugs" noch nicht erfüllen; vielmehr müssen die Anstalten tatsächlich im Inland getroffen werden, um ein Vorbenutzungsrecht zu begründen. Als einen wesentlichen Grund hierfür führt der BGH unter anderen an, dass „im Ausland getätigte Investitionen in die Entwicklung … eines Designs … nicht in gleichem Maße wertlos (sind), wenn dieses (nur) im Inland nicht benutzt werden kann". Der BGH hält es mit Verweis auf ein Urteil des LG Düsseldorf (GRUR Int. 1988, 594, 595 f.) zudem für gerechtfertigt, den Umfang eines national eingetragenen Designs „nur durch im Inland begangene Vorbenutzungshandlungen zu beschneiden".

Mit seinem Urteil I ZR 9/16 hat der BGH die Schutzwirkung von in Deutschland eingetragenen Designs gestärkt. Inhaber solcher Designs können somit darauf bauen, auch in Zukunft gegen Wettbewerber vorgehen zu können, die zeitlich nachrangig ein streitiges Design in den deutschen Markt einzuführen versuchen, sofern das eingetragene Design zum Zeitpunkt der Anmeldung neu war und Eigenart besaß und somit grundsätzlich schutzfähig ist. Andererseits müssen Marktteilnehmer, die sich für die Benutzung eines durch Eintragung in Deutschland geschützten Designs auf ein Vorbenutzungsrecht gemäß § 41 DesignGberufen, sehr genau prüfen, ob die geltend gemachte Vorbenutzung oder die für eine spätere Benutzung getroffenen vorbereitenden Maßnahmen vor dem Anmeldetag des eingetragenen Designs tatsächlich innerhalb Deutschlands vorgenommen worden sind.