Urteil des Supreme Court zur „post-sale confusion“ im Markenstreit um Umbro: Iconix gegen Dream Pairs

In einer aktuellen Entscheidung hat der Supreme Court der Berufung von Dream Pairs Europe Inc. und Top Glory Trading Group Inc. (gemeinsam „Dream Pairs“) gegen ein Urteil des Court of Appeal in einem Streit um Logos auf Fußballschuhen stattgegeben.

Der Court of Appeal hatte zuvor entschieden, dass Dream Pairs die in Großbritannien eingetragenen Markenrechte von Iconix Luxembourg Holdings SARL („Iconix“) an dem rautenförmigen Umbro-Logo verletzt habe, da Dream Pairs ein rautenförmiges „DP“-Logo verwendet habe, das zu Verwechslungsgefahr führe.

Hintergrund

Iconix Luxembourg Holdings SARL („Iconix“) ist Inhaberin der folgenden britischen Markenregistrierungen für die bekannte Sportbekleidungsmarke „Umbro“ (die „Umbro-Marken“), die seit 1987 als Logos auf Fußballschuhen im Vereinigten Königreich verwendet werden:

Seit 2018 vertreibt Dream Pairs im Vereinigten Königreich – nahezu ausschließlich über Amazon – Schuhe, die mit folgendem Zeichen versehen sind (das „DP-Zeichen“):

Ein Beispiel für ein von Dream Pairs verkauftes Produkt (Screenshot von der Website von Amazon UK) ist unten dargestellt:

Entscheidung des High Cour

Der High Court wies die Klage von Iconix ab, da der Richter „allenfalls einen sehr geringen Grad an Ähnlichkeit“ zwischen den Umbro-Marken und dem DP-Zeichen feststellte und keine Verwechslungsgefahr sah. Iconix legte daraufhin Berufung beim Court of Appeal ein, der dieser stattgab.

Entscheidung des Court of Appeal

Der Court of Appeal hielt die Feststellung des High Court, dass nur eine sehr geringe Ähnlichkeit bestehe, für „unvertretbar“. Er befand, dass zwischen den Umbro-Marken und dem DP-Zeichen im Kontext nach dem Kauf („post-sale“) „eine mittelhohe Ähnlichkeit“ bestehe – insbesondere, wenn das DP-Zeichen auf einem Fußballschuh während eines Spiels aus der Nähe und von oben betrachtet werde. Außerdem stellte er fest, dass eine erhebliche Anzahl von Verbrauchern einer Verwechslungsgefahr unterliege. Dream Pairs legte gegen diese Entscheidung Berufung beim Supreme Court ein.

Entscheidung des Supreme Court

Der Supreme Court wies die Argumente von Dream Pairs zurück, wonach realistische und repräsentative „post-sale“-Umstände nicht berücksichtigt werden dürften, um eine Ähnlichkeit zwischen dem DP-Zeichen und den Umbro-Marken festzustellen. Ebenso verwarf er die Auffassung, dass nur solche „post-sale“-Verwechslungen eine Markenverletzung darstellen könnten, die die Herkunftsfunktion der Marke in einem späteren Verkauf oder einer späteren Transaktion beeinträchtigen.

Dennoch gab der Supreme Court der Berufung statt, da er mit Dream Pairs übereinstimmte, dass das Urteil des High Court keine ausreichenden Rechts- oder Beurteilungsfehler enthielt, um dem Court of Appeal zu erlauben, die Ähnlichkeits- und Verwechslungsprüfung eigenständig neu vorzunehmen und die multifaktorielle Würdigung des High Court zu ersetzen.

Auch wenn die Entscheidung eines Berufungsgerichts die des erstinstanzlichen Gerichts überlagert, gibt es im Rechtssystem feste Grenzen, um zu verhindern, dass jede unterlegene Partei mit den entsprechenden Ressourcen das Urteil der ersten Instanz in vollem Umfang neu verhandeln lässt. In Fage UK Ltd v Chobani UK Ltd [2014] EWCA Civ 5; [2014] FSR 29 wurden diese Grenzen wie folgt begründet.

1. Der Prozess ist keine Generalprobe. Es ist die Premiere und zugleich die letzte Aufführung.
2. Eine Wiederholung der Arbeit des erstinstanzlichen Richters in der Berufungsinstanz ist eine unverhältnismäßige Nutzung der begrenzten Ressourcen eines Berufungsgerichts.
3. Der erstinstanzliche Richter berücksichtigt das gesamte „Meer“ an Beweisen, während ein Berufungsgericht nur „von Insel zu Insel springt“.

Nach Ansicht des Supreme Court hatte der High Court die Argumente von Dream Pairs zur Betrachtung des DP-Zeichens aus verschiedenen Blickwinkeln sorgfältig geprüft und verworfen. Zudem habe der Court of Appeal übersehen, dass das DP-Zeichen nicht nur an der Seite, sondern auch oben auf dem Schuh – etwa auf der Lasche – angebracht war. Die Einschätzung des High Court sei weder unvertretbar gewesen noch habe sie auf einem Rechtsfehler beruht. Die Kritik des Court of Appeal sei daher unbegründet gewesen: Der High Court habe den „post-sale“-Kontext und die Betrachtung aus verschiedenen Perspektiven durchaus berücksichtigt, sei aber zu dem Schluss gekommen, dass dies die Feststellung einer geringen Ähnlichkeit bzw. fehlenden Verwechslungsgefahr nicht ändere.

Aus diesen Gründen – obwohl der Supreme Court die wesentlichen Rechtsfragen von Dream Pairs zurückwies – gab er der Berufung in vollem Umfang statt, da der Court of Appeal unzulässig seine eigene Bewertung an die Stelle der Entscheidung des High Court gesetzt hatte.

Kommentar

Markeninhaber – insbesondere in Branchen wie der Mode, in denen eine Marke in vielen realistischen Kontexten wahrgenommen wird und ein erheblicher Teil ihres Werts in der Wahrnehmung durch Nichtkäufer liegt – werden durch die Feststellungen gestärkt, dass potenziell verletzende Zeichen in der praktischen Nutzung eine größere Ähnlichkeit aufweisen können als auf dem Papier und dass diese Ähnlichkeit die Markenfunktion auch ohne nachfolgende Verkäufe beeinträchtigen kann.

Neue Marktteilnehmer sollten hingegen sicherstellen, dass ihre Clearance-Analyse breit angelegt und kontextsensitiv ist, um relevante Risiken frühzeitig zu erkennen.

Für Prozessparteien enthält die Entscheidung des Supreme Court eine deutliche Mahnung zu den Grenzen der Berufungsprüfung. Diese sollten bei der Abwägung möglicher Erfolgsaussichten und Strategien für ein Berufungsverfahren berücksichtigt werden.

Es bleibt spannend zu beobachten, wie der Court of Appeal diese Kritik künftig umsetzt – zumal es oft schwierig sein wird, zu unterscheiden, ob eine abweichende Meinung auf einem Rechts- oder Tatsachenfehler beruht oder ob das Berufungsgericht lediglich eine andere Bewertung der Sachlage vornimmt.Aktenzeichen: Iconix Luxembourg Holdings SARL v Dream Pairs Europe Inc and another [2025] UKSC 25 (24. Juni 2025).