Mitteilung zur Änderung der Prüfungspraxis (PAN 1/25)

Am 27. Juni 2025 veröffentlichte das UK Intellectual Property Office (UKIPO) eine Practice Amendment Notice (PAN 1/25), die Markenprüfern in Großbritannien die Befugnis gibt, zu prüfen, ob die Auflistung von Waren und/oder Dienstleistungen in einer Anmeldung „offensichtlich und klar erkennbar übermäßig weit gefasst“ ist. Dies stellt eine erhebliche Änderung der bisherigen Prüfungspraxis dar und wird sich auf nationale Markenanmeldungen im Vereinigten Königreich sowie internationale Registrierungen mit Benennung des Vereinigten Königreichs auswirken.

Die Veröffentlichung von PAN 1/25 folgt auf die Entscheidung des Supreme Court im Fall SkyKick UK Ltd v Sky Ltd [2024] UKSC 36, ein Grundsatzurteil, das die maßgeblichen Kriterien und den rechtlichen Maßstab zur Beurteilung der Bösgläubigkeit bei Markenanmeldungen klärt.

Mit PAN 1/25 verfolgt das UKIPO das Ziel, das Verhalten von Markenanmeldern transparenter zu machen, und sicherzustellen, dass diese in gutem Glauben handeln, wenn sie Marken für Waren und/oder Dienstleistungen anmelden, die in einem fairen und angemessenen Verhältnis zu ihrer Geschäftstätigkeit stehen und tatsächlich zur Kennzeichnung der betrieblichen Herkunft verwendet werden sollen.

SkyKick und „Bösgläubigkeit“

Die SkyKick-Entscheidung hat sich als bevorzugtes Argument für all jene etabliert, die sich gegen zu weit gefasste Verzeichnisse wenden wollen. § 3(6) des britischen Trade Marks Act 1994 bestimmt:

„Eine Marke wird nicht eingetragen, wenn oder soweit die Anmeldung bösgläubig erfolgt ist.“

Im Urteil SkyKick beschreibt der Supreme Court den Kern einer Bösgläubigkeitsargumentation wie folgt:

„…dass die Absicht oder Motivation des Anmelders auf ein Verhalten gerichtet war, das von den anerkannten Grundsätzen ethischen Handelns und redlicher Geschäftspraktiken abweicht – unter Berücksichtigung des Zwecks des Markensystems.“

Das Gericht stellte fest, dass aus dem Umfang und der Art der aufgelisteten Waren und Dienstleistungen auf eine bösgläubige Anmeldung geschlossen werden könne – insbesondere, wenn breite Kategorien wie z. B. „Computer Software“ beansprucht werden, obwohl die Marke nur für einen kleinen Teil dieser Kategorie tatsächlich verwendet werden soll.

Ein Vorteil des britischen Markensystems besteht darin, dass eine Marke angemeldet werden kann, ohne dass eine vorherige Benutzung erforderlich ist. Dies öffnet jedoch Missbrauch Tür und Tor, wenn Marken nicht zur Kennzeichnung betrieblicher Herkunft angemeldet werden, sondern um Dritte zu blockieren oder zu behindern, die ansonsten rechtmäßig handeln würden. Dadurch kann der Marktzugang für Wettbewerber erschwert und das verfügbare Markenrepertoire künstlich verknappt werden.

Hinzu kommt: Eine britische Marke kann zwar gelöscht werden, wenn sie innerhalb von fünf Jahren nach Eintragung nicht ernsthaft benutzt wurde – doch bis dahin kann der Markeninhaber auch solche Drittnutzungen verhindern, für die er nie eine eigene Nutzung geplant hat.

PAN 1/25 und „guter Glaube“

Laut PAN 1/25 ist es nicht möglich, abschließend zu definieren, wann eine bösgläubige Spezifikation vorliegt. Dennoch gibt die PAN unter der Überschrift „Verhaltenserwartungen an Markenanmelder“ Hinweise für eine gute Praxis:

• Vorsicht bei Anmeldungen, die sich über zahlreiche Klassen mit umfangreichen Waren- oder Dienstleistungsverzeichnissen erstrecken;
• sorgfältiger Umgang mit allgemeinen Begriffen, die weite Bereiche abdecken;
• besondere Zurückhaltung bei der Verwendung von Klassentiteln, vor allem in Klassen mit breitem oder uneinheitlichem Inhalt – z. B. Klasse 9 („Atemgeräte für das Tauchen“ vs. „elektrische Steuergeräte“);
• Vorsicht bei der Nutzung von Klassentiteln über mehrere Klassen hinweg;
• kritische Prüfung, ob allgemein gehaltene Begriffe wie „Computer-Software“, „Pharmazeutika“ oder „Bekleidung“ die geplante Nutzung realistisch widerspiegeln, oder ob konkretere Unterkategorien sinnvoller wären.

Auswirkungen von PAN 1/25 auf die Prüfungspraxis

Bisher war es nicht üblich, dass UKIPO-Prüfer bei zu weit gefassten Verzeichnissen automatisch Einwände wegen bösgläubiger Anmeldung erhoben. Mit PAN 1/25 ändert sich dies nun grundlegend:

Ist eine Spezifikation erkennbar zu weit gefasst, kann ein solcher Einwand jetzt erhoben werden.

Dabei betont das UKIPO, dass ein pragmatischer Ansatz verfolgt werden soll. Die Prüfer orientieren sich zwar an den genannten Verhaltensregeln – die Entscheidung hängt jedoch immer vom Einzelfall ab.

Beispiele für klare Beanstandungen:

• Verzeichnisse, die Waren und/oder Dienstleistungen in allen 45 Klassen abdecken;
• eine Anmeldung, die alle Waren einer Klasse umfasst, insbesondere in breit gefassten Klassen wie Klasse 9.

Vorgehen bei Beanstandungen:

Falls ein Einwand erhoben wird, hat der Anmelder die Möglichkeit:

• eine kommerziell nachvollziehbare Begründung für die betroffenen Waren/Dienstleistungen vorzulegen oder
• die Spezifikation auf angemessene Begriffe zu beschränken.

Wie bisher beträgt die Frist zur Erwiderung zwei Monate. Wird der Einwand vom Prüfer danach nicht aufgehoben, besteht weiterhin die Möglichkeit zur Anhörung oder Beschwerde.

Kommentar

Da PAN 1/25 nun in Kraft ist, sollten Markenanmelder es vermeiden, Klassentitel oder vollständige alphabetische Listen zu verwenden. Selbst wenn Begriffe wie „Software“ vom UKIPO nicht automatisch beanstandet werden, ist es ratsam, präzisere Begriffe wie „Buchhaltungssoftware“ zu verwenden – es sei denn, es liegt eine tatsächliche Geschäftstätigkeit in breiteren Bereichen vor.

Obwohl sich PAN 1/25 primär an Markenanmelder richtet, wird es auch Auswirkungen auf Widerspruchs- und Löschungsverfahren beim UKIPO haben.

Da Bösgläubigkeit jederzeit während der Lebensdauer einer Marke geltend gemacht werden kann, besteht für Marken mit breiten Spezifikationen ein gesteigertes Risiko, dass sie in Verfahren teilweise oder vollständig gelöscht werden. Markeninhaber sollten daher stets in der Lage sein, die wirtschaftliche Begründung ihrer Waren- und Dienstleistungsangaben zu belegen – und sich im Streitfall nur auf solche Begriffe berufen, die sie gegen mögliche Bösgläubigkeits-Einwände auch tatsächlich verteidigen können.