IPEC lehnt Ansprüche wegen Verletzung von Immaterialgüterrechten in Bezug auf „The Notting Hill Shopping Bag“ vollständig ab

Das Intellectual Property Enterprise Court hat Klagen wegen Markenverletzung, „Passing Off“ und Urheberrechtsverletzung, die von Natasha Courtenay-Smith gegen zwei Händler auf dem Portobello Road Market erhoben wurden, abgewiesen. Das Urteil verdeutlicht die Risiken, aufgelöste Gesellschaften allein mit dem Ziel wieder einzutragen, verlorene Rechte zurückzufordern – ohne die maßgeblichen Vorschriften zu Erneuerung und Wiederherstellung angemessen zu berücksichtigen.

Im Jahr 2013 ließ Frau Courtenay-Smiths Gesellschaft die nachstehend abgebildete Bildmarke („die Marke“) im Vereinigten Königreich eintragen – für das Logo und den Markennamen THE NOTTING HILL SHOPPING BAG („der Markenname“).

Die Marke war für Waren der Klasse 18 registriert, insbesondere für Taschen, Einkaufstaschen und Tragetaschen. Die mit dem Logo versehenen Baumwoll- und Jutebeutel hatten Aufmerksamkeit in der Prominenzszene erlangt. So wurde im Oktober 2010 eine „Cupcake“-Tasche beworben, die auf einer Seite ein Cupcake-Design und auf der anderen das Logo zeigte – gestaltet von Natalie Imbruglia. Diese Zusammenarbeit wurde in der Lokalpresse sowie in der Daily Mail und dem OK! Magazine aufgegriffen. 2011 veröffentlichte die Sunday Mail einen kurzen Artikel über Frau Courtenay-Smith und ihre Tasche. Etwa im August 2012 erhielt die heutige Princess of Wales bei einem Besuch der Portobello Road ein Exemplar, wobei die auf Fotos gezeigten Taschen allerdings nicht die Logo-Seite zeigten.

Die erste Beklagte, The Notting Hill Shopping Bag Company Limited (mit demselben Namen wie die aufgelöste Gesellschaft von Frau Courtenay-Smith), wurde von dem zweiten Beklagten Nangialai Takanai (NT), einem afghanischen Geschäftsmann, gegründet. Die dritte Beklagte, The Notting Hill Shopper Bag Ltd („NHSBL“), wurde am 30. November 2022 von dem vierten Beklagten Ehsanullah Takani (ET) gegründet. NT und ET sind Brüder.

Die Kläger stellten Anfang Januar 2023 fest, dass die Beklagten von Geschäftsräumen an der Portobello Road aus „THE NOTTING HILL SHOPPER BAG“ und „THE CAMDEN TOWN SHOPPING BAG“ (siehe unten) verkauften.

Dabei wurde entdeckt, dass die Marke nicht vor Auflösung aus der Gesellschaft von Frau Courtenay-Smith übertragen worden war.

Frau Courtenay-Smith machte geltend, die Beklagten hätten ihr Urheberrecht an dem Logo verletzt, während die neu gegründete Notting Hill Bag Company Limited Markenverletzung geltend machte – wegen der Benutzung der Zeichen Notting Hill Shopper Bag („das Notting Hill Wortzeichen“), THE CAMDEN TOWN SHOPPING BAG („das Camden Wortzeichen“) (zusammen: „die Beklagten-Zeichen“) sowie des folgenden Zeichens auf Taschen („die Beklagten-Taschen“).

Darüber hinaus rügte die Notting Hill Bag Company Limited, dass die Verwendung der Beklagten-Zeichen auch eine Täuschung im geschäftlichen Verkehr („Passing Off“) darstelle.

Entscheidung

Das Gericht befand, dass die Marke erloschen war, als die Gesellschaft von Frau Courtenay-Smith freiwillig aufgelöst wurde. Die Marke war damit bona vacantia (Eigentum der Krone). Die Verlängerung der Marke durch die zweite Klägerin, die Notting Hill Bag Company Limited, wurde für unwirksam erklärt, da nur die Krone zur Verlängerung befugt gewesen wäre und es vor der Auflösung weder eine wirksame Übertragung noch eine rechtmäßige Abtretung der Marke gegeben hatte. Folglich fehlte der Notting Hill Bag Company Limited die Aktivlegitimation, da sie nicht Inhaberin der Marke war.

Auch die Passing-off-Klage blieb ohne Erfolg, da die Notting Hill Bag Company Limited keine Geschäftsgeltung („goodwill“) im Zusammenhang mit dem Markennamen und/oder dem Logo nachweisen konnte.

Zwar war Frau Courtenay-Smith Inhaberin des Urheberrechts am Logo, das Gericht stellte jedoch fest, dass der schöpferische Spielraum bei dessen Gestaltung gering war und der Schutzbereich dementsprechend eng ausfiel. Da die Beklagten-Zeichen keine engen Nachahmungen des Logos darstellten, lag keine Urheberrechtsverletzung vor.

Anmerkung

Das Ergebnis erscheint für die Kläger besonders unglücklich, zumal die Richterin die Beklagten als Zeugen ausdrücklich kritisierte: „Sowohl ET als auch NT waren unbefriedigend, ausweichend und widersprüchlich, und ihre Aussagen waren vielfach schlicht unglaubwürdig oder nicht nachvollziehbar und wurden durch keine vorhandenen Unterlagen gestützt.“ Vor diesem Hintergrund und dem negativen Ausgang für die Kläger ist das Urteil eine klare Mahnung an Unternehmen, die Inhaberschaft ihrer Markenrechte sorgfältig zu überwachen und Erneuerungsfristen im Blick zu behalten. Insbesondere im Fall einer Auflösung ist es entscheidend, dass sämtliche Immaterialgüterrechte rechtzeitig aus der Gesellschaft heraus übertragen werden.

Aktenzeichen: Courtenay-Smith v The Notting Hill Shopping Bag Company Ltd [2025] EWHC 1793 (IPEC) (18. Juli 2025). Der vollständige Artikel zu diesem Fall erscheint in Entertainment Law Review, Ausgabe 8, veröffentlicht im September 2025.