Entscheidung des BGH zum FRAND-Einwand im Rechtsstreit Sisvel vs. Haier

Der Kartellsenat des Bundesgerichtshofs hat am 5. Mai 2020 sein lang erwartetes Urteil in dem Rechtsstreit zwischen dem luxemburgischen Unternehmen Sisvel International S.A und dem chinesischen Mobilfunkhersteller Haier gefällt (Az. KZR 36/17).

Das Urteil konkretisiert die Vorgaben des EuGH aus seiner Huawei/ZTE-Entscheidung zu den gegenseitigen Obliegenheiten der Parteien bei Lizenzverhandlungen um die Benutzung eines standardessenziellen Patents (Urteil v. 16 Juli 2020 – Az. C-170/13). Nachdem die Instanzgerichte in Deutschland in den letzten Jahren diese Vorgaben unterschiedlich gehandhabt haben (vgl. hierzu auch den Beitrag von Herrn Dr. Michael Nielen und Frau Dr. Ulrike Kaufmann (geb. Zorr) in GRUR-Prax 2020, Seite 73 ff.), bot dieses Urteil dem BGH nun erstmalig die Gelegenheit, auf Basis der EuGH-Entscheidung einen wesentlichen Beitrag zur Vereinheitlichung der FRAND-Rechtsprechung zu leisten.

Sisvel als Inhaber eines standartessenziellen Patents zum GPRS Mobilfunkstandard hatte Haier aufgrund des Vertriebs von Mobilfunkgeräten wegen Patentverletzung in Anspruch genommen und in erster Instanz vor dem Landgericht Düsseldorf (Urteil vom 3. November 2015 – 4a O 93/14) Recht bekommen.

Im Berufungsverfahren wies das OLG Düsseldorf die Klage hingegen teilweise als derzeit unbegründet ab (Urteil vom 30. März 2017 – I-15 U 66/15). Nach Ansicht des OLG Düsseldorf sei Haier durch Sisvel kein FRAND-gemäßes Angebot zum Abschluss eines Lizenzvertrages unterbreitet worden. Sivel habe Haier im Vergleich zu einem anderen Lizenznehmer ungleich behandelt, da mit diesem wesentlich niedrigere Lizenzgebührenvereinbart worden waren. An die Lizenzbereitschaftserklärung von Haier stellte das OLG Düsseldorf demgegenüber lediglich geringe Anforderungen. Der kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand von Haier griff damit durch. Sisvel ging gegen diese Entscheidung in Revision. Nachdem das Klagepatent vom BPatG, bestätigt durch den BGH (Urteil vom 10. März 2020 – X ZR 44/18), nur eingeschränkt aufrechterhalten wurde, legte Haier Anschlussrevision mit der Begründung ein, das eingeschränkte Patent nicht zu verletzen.

Der BGH hob mit seinem Urteil die Entscheidung des OLG Düsseldorf auf. Der BGH bejahte zwar eine Patentverletzung, ließ den von Haier erhobenen FRAND-Einwand jedoch nicht gelten. Sisvel habe zwar eine marktbeherrschende Stellung inne, missbrauche diese jedoch nicht. Der BGH urteilte, Haier habe sich nicht wie ein williger Lizenzsucher verhalten. Haier hatte auf den ersten Verletzungshinweis von Sisvel erst über ein Jahr später reagiert. Schon in zeitlicher Hinsicht sei die Erklärung von Haier daher ungenügend. Zudem ergebe sich aus der Erklärung nicht die ernsthafte Bereitschaft von Haier zum Abschluss eines Lizenzvertrages. 

Der BGH legte in seinem Urteil strengere Maßstäbe an die Lizenzbereitschaftserklärung des Patentbenutzers als das OLG Düsseldorf an den Tag. Der Patentbenutzer müsse sich klar und eindeutig bereit erklären, mit dem Patentinhaber einen Lizenzvertrag zu angemessenen und nichtdiskriminierenden Bedingungen abzuschließen und müsse auch in der Folge zielgerichtet an den Lizenzvertragsverhandlungen mitwirken. Interessanterweise verwies der BGH in diesem Zusammenhang auf die Unwired Planet/Huawei-Entscheidung des englischen High Court, wonach „a willing licensee must be on willing to take a FRAND licence on whateverterms are in fact FRAND (Urteil v. 5. April 2017 [EWHC 711 (pat) Rn. 708). Zudem dürfe eine Lizenzbereitschaftserklärung nicht lediglich bedingt abgegeben werden.

Im Rahmen eines obiter dictums, dessen Bedeutung jedoch nicht unterschätzt werden darf, äußerte sich der BGH außerdem zu dem von Sisvel mit einem anderen Lizenznehmer zu besseren Konditionen abgeschlossenen Lizenzvertrag. Sisvel hatte hierzu angeführt, dass dieser Vertrag unter Einflussnahme des chinesischen Staates abgeschlossen worden sei. Der BGH widersprach der Einschätzung des OLG Düsseldorf, wonach dies schon im Ansatz keine sachliche Rechtfertigung der Ungleichbehandlung darstellen könne.

Insgesamt stellt der Bundesgerichtshof mit seinem Urteil erhöhte Anforderungen an Patentbenutzer bei FRAND-Verhandlungen und hat damit die Position von Inhabern standardessenzieller Mobilfunk-Patente in Deutschland deutlich gestärkt.

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