Der Benutzungszwang und die Benutzungsschonfrist im Markenrecht

Nach dem europäischen und deutschen Markenrecht unterliegen Marken einem Benutzungszwang. Wer sich ein bestimmtes Zeichen für konkrete Waren und Dienstleistungen schützen lässt, muss dieses ab einem bestimmten Zeitpunkt hierfür auch tatsächlich verwenden. Dieser Benutzungszwang soll verhindern, dass das Markenregister überwiegend aus „Karteileichen“ besteht. Er greift jedoch erst nach der sogenannten „Benutzungsschonfrist“. Diese beträgt fünf Jahre. Ab wann sie zu laufen beginnt, ist je nach Markenart (deutsche Marke, Unionsmarke oder internationale Registrierung mit Benennung der EU bzw. Deutschland) unterschiedlich geregelt.

Nachfolgend stellen wir dar, in welchen Konstellationen der Benutzungszwang bzw. die Benutzungsschonfrist im Markenrecht relevant ist und wie letztere korrekt in zeitlicher Hinsicht ermittelt wird.

Benutzung und Benutzungsschonfrist im deutschen Markengesetz

Der folgende Überblick konzentriert sich auf die wichtigsten Konstellationen im Zusammenhang mit der Benutzung einer Marke, nämlich den Verletzungsfall und den Fall eines Widerspruchs bzw. Löschungsverfahrens. Besonderes Augenmerk liegt hierbei auf der praktischen Ermittlung des Benutzungszeitraums, also der Frage: Für welchen Zeitraum muss ich als Markeninhaber die Benutzung im Streitfall vor dem Amt bzw. vor Gericht nachweisen?

Der Verletzungsfall: Ausschluss von Ansprüchen bei mangelnder Benutzung gemäß § 25 MarkenG

Die Marke gewährt ihrem Inhaber ein ausschließliches Recht und Ansprüche gemäß § 14 MarkenG (insbesondere Unterlassung und Schadensersatz), falls dieses Recht verletzt wird. Jedoch muss die Marke ausreichend benutzt worden sein, damit diese Ansprüche im Verletzungsfall durchgesetzt werden können.

So regelt § 25 Abs. 1 MarkenG, dass ein Markeninhaber seine Ansprüche gegenüber Dritten nicht mehr geltend machen kann, wenn die Marke innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Geltendmachung des Anspruchs nicht ordnungsgemäß benutzt worden ist. Vereinfacht gesagt, wer aus seiner Markeneintragung Rechte gegen Dritte geltend machen möchte, der muss sie in den fünf Jahren vorher benutzt haben.

Wichtig ist, dass der Fünfjahreszeitraum in diesem Fall durch den Zeitpunkt der Geltendmachung der Ansprüche festgelegt wird. Ab der Geltendmachung wird fünf Jahre zurück gerechnet.

Der Benutzungszwang gilt jedoch nur, wenn gegen die möglicherweise verletzte Marke zu diesem Zeitpunkt seit mindestens fünf Jahren kein Widerspruch mehr eingelegt werden kann, bzw. das Widerspruchsverfahren seit fünf Jahren beendet ist (§ 25 Abs. 1 iVm § 26 Abs. 5 MarkenG). Hier kommt ein weiterer 5-Jahreszeitraum ins Spiel, der mit der Ermittlung des Benutzungszeitraums erstmal nichts zu tun hat. Vielmehr geht es um die Frage, ob überhaupt schon benutzt werden musste, oder ob die Marke sich noch in der sogenannten „Benutzungsschonfrist“ befindet. Falls der Zeitpunkt, seitdem gegen die Marke kein Widerspruch mehr eingelegt werden kann, kürzer als fünf Jahre zurückliegt, so muss keine Benutzung nachgewiesen werden, um aus der Marke vorgehen zu können.

Dies verdeutlicht die hohe Praxisrelevanz des Benutzungszwangs und der damit einhergehenden Benutzungsschonfrist. In den ersten fünf Jahren nachdem kein Widerspruch mehr möglich ist, können die oben genannten Ansprüche geltend gemacht werden, ohne dass der Gegner die Einrede der fehlenden Benutzung erheben kann. Wer schon einmal mühsam Benutzungsnachweise aus alten Katalogen, Rechnungen, Lieferscheinen und Darstellungen auf der Webseite zusammengesucht hat, der weiß, welche immense Erleichterung diese Benutzungsschonfrist darstellt. Doch auch das Gegenteil gilt – sobald die fünf Jahre seit Ende der Widerspruchsfrist/eines Widerspruchsverfahrens abgelaufen sind, sollte jeder Markeninhaber seine Benutzung dokumentieren, um im Ernstfall die Ausschließlichkeitsrechte aus einer Eintragung schnell und unkompliziert geltend machen zu können.

Zusammengefasst: Wer aus seiner Marke vorgehen möchte, muss für die fünf Jahre vor Geltendmachung des Anspruchs die Benutzung nachweisen können, es sei denn, die Marke befindet sich noch in der Benutzungsschonfrist.

Benutzung im Widerspruchsverfahren gemäß § 43 MarkenG

Legt der Inhaber einer älteren Marke Widerspruch gegen eine jüngere Marke ein, so kann deren Inhaber die Benutzung der älteren Marke bestreiten (Einrede der Nichtbenutzung). Ist die Benutzungsschonfrist der älteren Marke bereits abgelaufen, so muss der Widersprechende als Reaktion auf die Einrede Benutzungsnachweise erbringen, um die Benutzung glaubhaft zu machen (§ 43 Abs. 1 MarkenG).

Wichtig ist in diesem Zusammenhang die Fristberechnung: Die fünf Jahre, für die der Widersprechende die Nutzung nachweisen muss, berechnen sich nicht ab dem Ende der Widerspruchsfrist gegen seine eigene Marke (wie im ersten Beispiel für die Ansprüche auf Unterlassung und Schadensersatz). Stattdessen geht es um die fünf Jahr vor dem Anmelde- bzw. Prioritätstag der jüngeren Marke, gegen die der Widerspruch sich richtet.

Der Widerspruch gegen die jüngere Marke ist also nur dann gerechtfertigt, wenn ein identisches oder ähnliches Zeichen in den fünf Jahren vor deren Anmeldung aktiv genutzt wurde.

Löschung wegen Nichtbenutzung gemäß § 49 Abs. 1 S. 1 MarkenG

Ein Markeninhaber, der seine Marke nach dem Tag, ab dem kein Widerspruch gegen sie mehr möglich ist, innerhalb eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nicht benutzt, setzt sich dem Risiko eines Antrags auf Löschung wegen Verfalls aus. Sobald also die Marke eingetragen und etwaige Widerspruchsverfahren beendet sind (§ 26 Abs. 5 MarkenG) darf die Benutzung zwar zeitliche Lücken aufweisen, diese dürfen aber nie länger als fünf Jahre sein.

Hintergrundwissen: Vor Inkrafttreten des Markenrechtsmodernisierungsgesetzes (MaMoG) im Jahr 2019 begann die Benutzungsschonfrist mit der Veröffentlichung der Eintragung bzw. - falls gegen die Eintragung Widerspruch erhoben wurde - zum Zeitpunkt des abgeschlossenen Widerspruchsverfahrens. Nun beginnt die Benutzungsschonfrist mit dem Tag, ab dem gegen die Eintragung einer Marke kein Widerspruch mehr erhoben werden kann. Dies ist entweder der Tag nach Ablauf der Widerspruchsfrist oder der Zeitpunkt, an dem die Entscheidung rechtskräftig wird, welche das Widerspruchsverfahren beendet hat bzw. die Rücknahme des (letzten) Widerspruchs. Damit besteht für die Berechnung der Benutzungsschonfrist der Widerspruchsmarke Gleichklang mit dem Unionsmarkenrecht.

Benutzung und Benutzungsschonfrist gemäß Unionsmarkenverordnung

Die Berechnung der Benutzungsschonfrist in der Union diente als Vorlage für die aktuelle Berechnung in Deutschland (siehe oben unter „Hintergrundwissen“). Die Benutzungsschonfrist beginnt mit der Eintragung der Unionsmarke und läuft für fünf Jahre.

Auf das Ende der Widerspruchsfrist bzw. eines anhängigen Widerspruchsverfahrens (wie in Deutschland) kommt es bei Unionsmarken nicht an, da Unionsmarken erst nach dem Ablauf der Widerspruchsfrist bzw. eines Widerspruchsverfahrens eingetragen werden - davor befindet sich die Marke im Stadium der Anmeldung. In Deutschland wird, unabhängig von etwaigen Widersprüchen, die Marke sofort eingetragen. Dies führt zu einer unterschiedlichen Terminologie (Anmeldung in der EU, Eintragung in DE), jedoch ist der relevante Zeitraum der Benutzungsschonfrist derselbe. Diese beginnt in beiden Jurisdiktionen erst, wenn keine Widersprüche mehr möglich sind. In der Union erfolgt dann auch die Eintragung, die in Deutschland schon früher vorgenommen wird.

Internationale Registrierung

Über eine Internationale Registrierung („IR“) wird die Wirkung einer Basismarke in verschiedene Länder erstreckt. Hierbei handelt es sich um ein Bündel an nationalen Marken, keine einheitliche „Weltmarke“, wie dies vergleichsweise bei der Unionsmarke für die EU der Fall ist.

Im Rahmen der IR können sowohl Deutschland als auch die Union als Geltungsbereich benannt werden. Die Regelungen hinsichtlich der Benutzungsschonfristen für diese Benennungen aus IR unterscheiden sich von den oben dargestellten Regelungen zur nationalen deutschen Marke und zur Unionsmarke. Im Folgenden stellen wir dar, wo die Informationen zum Beginn der Benutzungsschonfrist auf den Amtsseiten (Madrid Monitor der WIPO, eSearch des EUIPO, DPMA Register) zu finden sind.

DE aus IR

Um zu ermitteln, ob sich eine deutsche Marke, die auf einer IR beruht, noch in der Benutzungsschonfrist befindet, ist ausschlaggebend, ob das Schutzerstreckungsverfahren abgeschlossen wurde und kein Widerspruch mehr möglich ist. Empfehlenswert für den Rechtsanwender ist es, den Madrid Monitor, bzw. das DPMA-Register heranzuziehen. Das maßgebliche Datum wird unter „Date of receipt by the International Bureau“ angezeigt.

Etwas einfacher ist die Darstellung derselben Marke im DPMA-Register. Dort steht ausdrücklich: Beginn der Benutzungsschonfrist:

EU aus IR

Die zweite Nachveröffentlichung durch das EUIPO erfolgt, wenn nach Abschluss aller Verfahren, die internationale Registrierung für die Europäische Union (zumindest teilweise) geschützt bleibt. Das Datum der zweiten Veröffentlichung setzt die Fünf-Jahres-Frist für die Benutzung in Gang.

Im Register des EUIPO unter eSearch plus sieht das so aus:

Nach unten scrollen, bis zum Reiter „Veröffentlichungen“. Dort den unteren Eintrag im Abschnitt M.3.1 öffnen.

Der Eintrag mit der Nummer 450 markiert den Beginn der Benutzungsschonfrist. Diese begann in unserem Beispiel am 25. August 2021 und endet somit am 25. August 2026.

Zusammenfassung:

Das europäische und deutsche Markenrecht geht davon aus, dass ein Markeninhaber ab einem bestimmten Zeitpunkt seine Marke benutzen muss, wenn er aus dieser Rechte ableiten will. Dieser Benutzungszwang greift jedoch erst nach der fünfjährigen Benutzungsschonfrist ein, bei deren konkreter Berechnung auf die Eigenheiten der jeweiligen Markenart zu achten ist. Zusammenfassend lässt sich aber feststellen, dass es darauf ankommt, wann gegen eine Marke kein Widerspruch mehr eingelegt werden kann bzw. wann ein Widerspruchsverfahren abgeschlossen ist.

Wird eine Marke nach der Benutzungsschonfrist nicht mehr (rechtserhaltend) benutzt, ist sie grds. löschungsreif. Im Rahmen eines Widerspruchsverfahrens basierend auf einer solchen Marke könnte der Widerspruchsgegner erfolgreich die Einrede der Nichtbenutzung der Marke geltend machen. Hierbei ist allerdings zu beachten, dass sich der relevante 5-Jahres-Zeitraum der Benutzung nach dem Anmeldetag der Marke berechnet, gegen welche Widerspruch eingelegt wird. Die Marke des Widersprechenden muss innerhalb der 5 Jahre vor dem Anmeldetag der angegriffenen Marke benutzt worden sein. Ein „reines“ Registerrecht soll also eine neue Anmeldung nicht verbieten können. Markeninhaber sollten vor diesem Hintergrund darauf achten, ab Ablauf der Benutzungsschonfrist systematisch die eigene Markenbenutzung zu sammeln bzw. zu dokumentieren, um so im Streitfall entsprechende Nachweise erbringen zu können. Dabei sollte man auch bedenken, dass das Markenrecht davon ausgeht, dass eine Marke so zu benutzen ist, wie sie im Register eingetragen wurde. Abänderungen der Marke könnten daher dazu führen, dass im Streitfall eine rechtserhaltende Benutzung des ursprünglich eingetragenen Zeichens abgelehnt wird. Ggf. wird eine Neuanmeldung des Zeichens notwendig, wenn der Abstand zum ursprünglichen Zeichen zu groß ist. Der markenrechtliche Benutzungszwang hat damit auch großen Einfluss auf die eigene Markenstrategie.