BGH stärkt den verfassungsrechtlich garantierten Anspruch auf das rechtliche Gehör

Beschluss des Bundesgerichtshofs vom 24.04.2025 – I ZB 50/24 („NJW-Orange“)

Ausgangslage

Gegenstand des Verfahrens war die Eintragung des speziell angemischten Farbtons „NJW-Orange“ als abstrakte Farbmarke. Die Eintragung erfolgte 2009 als verkehrsdurchgesetzte Marke gem. § 8 Abs. 3 MarkenG. Die Farbe wird für die „Neue Juristische Wochenschrift (NJW)“ verwendet, die sich selbst als „Deutschlands mit Abstand größte und bekannteste juristische Fachzeitschrift“ bezeichnet. Im Jahr 2015 stellte die Antragstellerin beim DPMA einen Löschungsantrag. Sie rügte u.a. die fehlende Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) und insbesondere das Fehlen einer Verkehrsdurchsetzung im maßgeblichen Zeitpunkt der Eintragung. Das Verfahren durchlief mehrere Instanzen. Das BPatG wies im zweiten Anlauf die Beschwerde erneut mit der Begründung zurück, dass die Antragstellerin nicht ausreichend darlegen konnte, in welchem Umfang – und ob überhaupt - die von der Markeninhaberin unmittelbar vor der Erstellung des Verkehrsdurchsetzungsgutachtens gestartete Werbekampagne dessen Ergebnis beeinflusst habe.

Gegen diese Entscheidung richtete sich die nun streitgegenständliche Rechtsbeschwerde, mit der die Antragstellerin die Verletzung rechtlichen Gehörs (§ 83 Abs. 3 Nr. 3 MarkenG) sowie einen Besetzungsmangel (§ 83 Abs. 3 Nr. 1 MarkenG) geltend machte.

Zentrale Streitfrage

Wurde das verfassungsrechtlich garantierte rechtliche Gehör der Antragstellerin verletzt, weil das Bundespatentgericht ihren Vortrag zur Einflussnahme einer Werbekampagne der Markeninhaberin auf das gerichtliche Gutachten zur Verkehrsdurchsetzung nicht ausreichend gewürdigt hat?

Streitentscheidende Normen:

8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, § 8 Abs. 3 MarkenG, § 83 Abs. 3 Nr. 3 MarkenG, § 83 Abs. 3 Nr. 1 MarkenG, Art. 103 Abs. 1 GG

Leitsätze der Gerichtsentscheidung

Der Bundesgerichtshof hat den Beschluss des Bundespatentgerichts vom 19. Juni 2024 aufgrund der Verletzung des rechtlichen Gehörs gem. Art. 103 Abs. 1 GG iVm § 83 Abs. 3 Nr. 3 MarkenG aufgehoben und zur Entscheidung an das BPatG zurückverwiesen.

Nach Ansicht des BGH hat das BPatG es versäumt, den Vortrag der Antragstellerin zu einer Werbekampagne der Markeninhaberin, die sich zeitlich teilweise mit der Einholung des gerichtlichen Sachverständigengutachtens überschnitten hat, hinreichend zu würdigen. Dadurch sei der Anspruch der Antragstellerin auf rechtliches Gehör verletzt worden.

Entscheidend sei, dass die Markeninhaberin während des Befragungszeitraums eine „auffällige“ Werbekampagne in digitalen Fachmedien und sozialen Netzwerken durchführte, die geeignet war, die Wahrnehmung der Farbe beim angesprochenen juristischen Fachpublikum kurzfristig zu verstärken. Die durch das BPatG geforderte detaillierte Substantiierung der Breitenwirkung der Beweisführung durch die Antragsstellerin hält der BGH für unzumutbar, wenn sich erforderliche Informationen vollständig im Herrschaftsbereich der Markeninhaberin befinden. Wer, wie vorliegend der Fall, eine Werbekampagne selbst verantwortet, sei auch verpflichtet, ihre Reichweite, ihren zeitlichen Verlauf und ihre medialen Kanäle offen zu legen, wenn berechtigte Zweifel an der Objektivität eines gerichtlichen Beweismittels vorgebracht werden. In solchen Fällen träfe die Verantwortliche für die Werbekampagne eine sekundäre Darlegungslast, die sich aus allgemeinen prozessualen Grundsätzen ergebe, wenn der Gegner auf eine beweiserhebliche Tatsache keinen Zugriff hat, der darlegungspflichtigen Partei aber ein substantiierter Vortrag zumutbar sei. Das BPatG habe es versäumt, diese Verpflichtung auf die Markeninhaberin zu übertragen, und stattdessen das Vorbringen der Antragsstellerin unberechtigt als unzureichend verworfen.

Ein Gutachten zur Verkehrsdurchsetzung könne nur dann repräsentative Ergebnisse liefern, wenn der Markeninhaber nicht zeitgleich oder in zeitlichem Zusammenhang mit der demoskopischen Befragung Werbekampagnen startet, die die in Rede stehende Marke besonders hervorheben. Eine Werbekampagne wie diejenige, die die Markeninhaberin im Streitfall während des Befragungszeitraums geschaltet hat, könne die Aussagekraft eines demoskopischen Gutachtens beeinträchtigen und letztlich dazu führen, dass es nicht verwertbar ist. 

Die Rüge der Antragstellerin, das Bundespatentgericht sei wegen Mitwirkung befangener Richter nicht vorschriftsgemäß besetzt gewesen, wies der BGH dagegen zurück.

Folgen für die Praxis

Der Beschluss konkretisiert damit in mehrfacher Hinsicht die Anforderungen an die gerichtliche Beweiswürdigung im markenrechtlichen Löschungsverfahren.

Für Markeninhaber und Unternehmen ergeben sich daraus folgende Handlungsempfehlungen:

• Bei Marken, insbesondere Farbmarken ohne besondere Unterscheidungskraft, ist die Verkehrsdurchsetzung genau nachzuweisen – insbesondere durch methodisch einwandfreie Gutachten.
• Begleitende Werbekampagnen während Verkehrsbefragungen können das Ergebnis kompromittieren und damit den Schutz gefährden.
• Es besteht eine sekundäre Darlegungslast, Werbemaßnahmen transparent darzustellen, wenn deren Einfluss auf Gutachten naheliegt. Somit wird der Löschungsantragsteller vor überhöhten Anforderungen an seinen Vortrag geschützt.

Die Antragsteller (z.B. Wettbewerber) müssen beachten, dass

• bei gut begründeter Rüge ein rechtliches Gehör erfolgreich durchgesetzt werden kann;
• auch ohne eigene umfassende Kenntnis der Werbemaßnahmen die Rüge erfolgreich sein kann, wenn eine asymmetrische Informationslage besteht;
• Befangenheitsanträge sorgfältig und substantiiert erfolgen müssen, will man die Gefahr vermeiden, eine Ablehnung wegen des Vorwurfs des Rechtsmissbrauchs zu riskieren.

Für Gerichte ergibt sich die Anforderung, bei der Wertung von Gutachten die Einflüsse externer Faktoren – wie Werbemaßnahmen – besonders sorgfältig einzubeziehen sowie die Beweislastverteilungen sachgerecht zu berücksichtigen.