Ein kurzer Vergleich der Bewertung der erfinderischen Tätigkeit zwischen CNIPA und EPA

Die erfinderische Tätigkeit ist ein entscheidender Aspekt bei Patentanmeldungen, da sie eine Erfindung von der bloßen "Addition" bestehender Technologien unterscheidet. Die erfinderische Tätigkeit wird in den verschiedenen Rechtsordnungen unterschiedlich beurteilt. Eine wirksame Bewertung der erfinderischen Tätigkeit besteht darin, den technischen Beitrag einer Erfindung objektiv zu messen, um sicherzustellen, dass das erteilte Patent den tatsächlichen Mehrwert des Erfinders gegenüber dem bestehenden Wissen widerspiegelt.

Dieser Artikel enthält einen kurzen Vergleich zwischen dem Chinesischen Patentamt (CNIPA) und dem Europäischen Patentamt (EPA) hinsichtlich der Bewertung der erfinderischen Tätigkeit in Patentanmeldungen.

1. Rechtsgrundlage für die erfinderische Tätigkeit

Die Rechtsgrundlage für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit vor dem CNIPA findet sich in erster Linie im Patentgesetz der Volksrepublik China (中华人民共和国专利法) und in den Richtlinien für die Prüfung im CNIPA (专利审查指南).

Artikel 22(3) des chinesischen Patentgesetzes schreibt vor, dass:

"Erfinderische Tätigkeit bedeutet, dass die Erfindung wesentliche Unterscheidungsmerkmale und einen bedeutenden Fortschritt gegenüber dem Stand der Technik aufweist".

"Wesentliche Unterscheidungsmerkmale" werden in Teil 2, Kapitel 4, Abschnitt 2.2 der Prüfungsrichtlinien wie folgt definiert:

• "Für den Fachmann auf dem betreffenden technischen Gebiet ist die Erfindung im Vergleich zum Stand der Technik nicht naheliegend. Wenn die Erfindung vom Fachmann durch bloßes logisches Analysieren, Überlegen oder zeitlich begrenzte Experimente auf der Grundlage des Standes der Technik erlangt werden kann , dann gilt die Erfindung als naheliegend und weist keine wesentlichen Merkmale auf".

Für das EPA sind die grundlegenden Prinzipien für die Bewertung der erfinderischen Tätigkeit in Patentanmeldungen im Europäischen Patentübereinkommen (EPÜ) verankert. Insbesondere Artikel 56 des EPÜ legt die wichtigste Voraussetzung für eine erfinderische Tätigkeit fest und besagt Folgendes:

• "Eine Erfindung gilt als auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend, wenn sie sich für den Fachmann nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt".

Kurz gesagt, der Begriff "nicht naheliegend" spielt bei der Bestimmung der erfinderischen Tätigkeit sowohl im Rahmen des CINPA als auch im Rahmen des EPA eine entscheidende Rolle.

2. Definition des Begriffs "Fachmann“

In vielen Patentgesetzen dient das Konzept des "Fachmanns" als wichtige Grundlage für die Bewertung der erfinderischen Tätigkeit. Diese hypothetische Person spielt eine zentrale Rolle in verschiedenen Prozessen, wie z. B. bei der Patenterteilung und bei Rechtsstreitigkeiten. 

Teil 2, Kapitel 4, Abschnitt 2.4 der Richtlinien für die Prüfung in der CNIPA definiert den Fachmann als "eine hypothetische Person, von der angenommen wird, dass sie vor dem Anmelde- oder Prioritätstag das gesamte normale technische Wissen auf dem Gebiet, zu dem die Erfindung gehört, kennt, Zugang zum gesamten Stand der Technik auf dem Gebiet hat und in der Lage ist, vor diesem Tag herkömmliche experimentelle Mittel anzuwenden. Er hat jedoch nicht die Fähigkeit, etwas zu schaffen. Wenn das zu lösende technische Problem den Fachmann dazu veranlassen würde, auf anderen technischen Gebieten nach technischen Mitteln zu suchen, muss er auch in der Lage sein, vor dem Anmelde- oder Prioritätstag allgemeine technische Kenntnisse und herkömmliche Versuchsmittel aus dem anderen technischen Gebiet zu erwerben. Die Richtlinien fügen hinzu, dass "der Zweck der Festlegung dieses Konzepts darin besteht, den Prüfungsstandard zu vereinheitlichen und den subjektiven Einfluss der Prüfer so weit wie möglich zu vermeiden.

Das EPA definiert in Teil G, Kapitel VII, Abschnitt 3 der Richtlinien für die Prüfung im EPA den "Fachmann" als jemanden, der auf dem betreffenden Gebiet der Technik über durchschnittliche Kenntnisse und Fähigkeiten verfügt (Durchschnittsfachmann). Der Fachmann weiß, was zum maßgeblichen Zeitpunkt auf dem Gebiet der Technik allgemein bekannt war. Es wird ferner vermutet, dass der Fachmann Zugang zum gesamten "Stand der Technik" hatte, insbesondere zu den im Recherchenbericht angeführten Dokumenten, und dass er über die für das betreffende Gebiet der Technik üblichen Mittel und Fähigkeiten für Routinearbeiten und Versuche verfügte. Wenn das Problem den Fachmann dazu veranlasst, seine Lösung auf einem anderen technischen Gebiet zu suchen, ist der Fachmann auf diesem Gebiet die Person, die zur Lösung des Problems qualifiziert ist". "Vom Fachmann kann erwartet werden, dass er in benachbarten und allgemeinen technischen Gebieten oder sogar in entfernten technischen Gebieten nach Vorschlägen sucht, wenn er dazu aufgefordert wird. Bei der Beurteilung, ob die Lösung auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht, ist daher auf die Kenntnisse und Fähigkeiten des Fachmanns abzustellen".

Insofern haben sowohl das CNIPA als auch das EPA eine ähnliche Definition des Fachmanns, der zum maßgeblichen Zeitpunkt über allgemeines Fachwissen auf dem Gebiet der Technik verfügt und in der Lage ist, Lösungen auf benachbarten Gebieten zu finden, wenn er dazu aufgefordert wird. Ein bemerkenswerter Unterschied besteht jedoch darin, dass das EPA auch die Möglichkeit in Betracht zieht, eine Gruppe von Personen, z. B. ein Forschungs- oder Produktionsteam, anstelle einer einzelnen Person als Fachmann zu betrachten. Bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit und der ausreichenden Offenbarung ist zu beachten, dass der Fachmann ein einheitliches Niveau an Fachwissen beibehält.

3. Vergleich des Bewertungsansatzes

Das CNIPA verfolgt bei der Bewertung der erfinderischen Tätigkeit einen dreistufigen Ansatz, der in Teil 2, Kapitel 4, Abschnitt 3.2.1.1 der Prüfungsrichtlinien näher erläutert wird. Auch die EPA-Richtlinien enthalten ausführliche Anweisungen zur Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit, hauptsächlich anhand des Problemlösungsansatzes. Im Folgenden wird ein kurzer Vergleich dieser beiden Ansätze vorgestellt:

Sowohl das CNIPA als auch das EPA verlangen als Ausgangspunkt für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit die Ermittlung des nächstliegenden Stands der Technik. Der nächste Schritt ist die Bestimmung der Unterscheidungsmerkmale der beanspruchten Erfindung im Vergleich zum nächstliegenden Stand der Technik. Sowohl das CNIPA als auch das EPA verlangen von den Prüfern, dass sie die Unterscheidungsmerkmale der Erfindung ermitteln, indem sie die beanspruchten technischen Merkmale der Erfindung mit dem nächstliegenden Stand der Technik vergleichen.

In der Praxis sind die ersten beiden Schritte der beiden Ansätze sehr ähnlich. Der Hauptunterschied liegt im dritten Schritt. Beim CNIPA besteht das Ziel des dritten Schritts darin, festzustellen, ob der Stand der Technik als Ganzes eine technische Anregung bietet. Konkret geht es darum, ob der Stand der Technik Anhaltspunkte dafür bietet, das Unterscheidungsmerkmal auf den nächstliegenden Stand der Technik anzuwenden, um das bestehende technische Problem (d.h. das durch die Erfindung tatsächlich gelöste technische Problem) zu lösen, was den Fachmann dazu veranlassen würde, den nächstliegenden Stand der Technik zu verbessern, wenn er mit dem genannten technischen Problem konfrontiert wird, und schließlich zu der beanspruchten Erfindung zu gelangen. Ist eine solche technische Anregung im Stand der Technik vorhanden, so gilt die Erfindung als naheliegend. Im Allgemeinen werden die folgenden Merkmale als technische Anregung angesehen:

(i) das Unterscheidungsmerkmal ist allgemeines Wissen, z.B. die auf dem betreffenden Gebiet üblichen Mittel zur Lösung des neu definierten technischen Problems oder die technischen Mittel zur Lösung des neu definierten technischen Problems, wie sie in einem Lehrbuch oder einem Werkzeugkasten usw. offenbart sind.

(ii) das besagte Unterscheidungsmerkmal ist ein technisches Mittel, das mit dem nächstliegenden Stand der Technik verwandt ist, z. B. ein technisches Mittel, das in anderen Teilen desselben Dokuments des Standes der Technik offenbart ist und in diesem anderen Teil die gleiche Rolle spielt wie das Unterscheidungsmerkmal in der beanspruchten Erfindung zur Lösung des neu definierten technischen Problems.

(iii) das besagte Unterscheidungsmerkmal ist ein relevantes technisches Mittel, das in einem anderen Dokument des Standes der Technik offenbart ist und in diesem Dokument die gleiche Rolle spielt wie das Unterscheidungsmerkmal in der beanspruchten Erfindung zur Lösung des neu definierten technischen Problems.

Im dritten Schritt wendet das EPA einen "could/would“-Ansatz an, bei dem die Frage zu beantworten ist, ob es im Stand der Technik insgesamt eine Lehre gibt, die den Fachmann angesichts des objektiven technischen Problems dazu veranlassen würde (nicht nur könnte, sondern veranlassen würde), den nächstliegenden Stand der Technik unter Berücksichtigung dieser Lehre zu ändern oder anzupassen, um so zu etwas zu gelangen, das den Ansprüchen entspricht, und damit das zu erreichen, was die Erfindung erreicht.

Diese Unterschiede bei der dritten Stufe führen in der Praxis zu unterschiedlichen Strategien und Ansätzen, um den Einwänden der Prüfer zu begegnen. Insbesondere die Prüfer der CNIPA weisen die erfinderische Tätigkeit häufig mit dem Hinweis auf "allgemeines Wissen" (公知常识) oder mit der Behauptung zurück, dass ein Unterscheidungsmerkmal "für den Fachmann auf dem Gebiet ohne weiteres vorstellbar ist" (本领域技术人员容易想到的). Im Gegensatz zur gängigen Praxis im EPA, bei der derjenige, der die Behauptung aufstellt, nachweisen muss, dass der betreffende Gegenstand tatsächlich allgemein bekannt ist, wird die Beweislast für die allgemeine Bekanntheit in der CNIPA in dem Teil der Richtlinien, der sich auf die erfinderische Tätigkeit bezieht, nicht ausdrücklich dargelegt. In Teil IV, Kapitel 8 der Richtlinien, der sich auf die erneute Prüfung und die Nichtigerklärung bezieht, heißt es lediglich, dass "die Partei, die behauptet, dass ein technisches Mittel auf dem Gebiet allgemein bekannt ist, die Beweislast trägt".

Unserer Erfahrung nach bringt eine solche Behauptung den Anmelder oft in eine nachteilige Position, wenn er die erfinderische Tätigkeit geltend macht - vor allem, weil der Nachweis, dass etwas nicht allgemein bekannt ist, schwieriger ist als der Nachweis, dass dieselbe Sache allgemein bekannt ist.

Unsere Empfehlungen an die europäischen Antragsteller lauten daher:

i) Vermeiden Sie es, sich ausschließlich auf bekannte Argumentationsweisen aus der täglichen Arbeit zu verlassen (wie z. B. den Problemlösungsansatz) und halten Sie sich strikt an den dreistufigen Ansatz des CNIPA;

ii) Wenn Sie kein Chinesisch verstehen, besorgen Sie sich eine genaue Übersetzung des Bescheids, zumindest der Abschnitte, die die erfinderische Tätigkeit betreffen. Auch wenn heutzutage viele Anmelder aus wirtschaftlichen Gründen die maschinelle Übersetzung von Bescheiden wählen, was verständlich und oft effizient ist, ist es manchmal entscheidend, den genauen Wortlaut des Prüfers zu überprüfen, um logische Lücken oder einige triviale Details zu erkennen; 

iii) Einen Dreh- und Angelpunkt zu finden, um zu argumentieren, dass das Unterscheidungsmerkmal für den Fachmann nicht ohne weiteres vorstellbar ist. Zum Beispiel durch den Nachweis, dass der Fachmann auf dem Gebiet das objektive technische Problem typischerweise mit einem anderen Ansatz lösen würde.

Zu Punkt ii): Die Autorin hatte einmal einen Fall, in dem der CNIPA-Prüfer wiederholt die erfinderische Tätigkeit einer Anmeldung beanstandete und behauptete, dass der nächstliegende Stand der Technik ebenfalls ein wesentliches Merkmal der Erfindung offenbart habe. Nach eingehender Prüfung der Amtshandlungen wurde festgestellt, dass der Prüfer ein Merkmal in Anspruch 1 als Plural auslegte, während die ursprüngliche internationale Anmeldung dieses Merkmal als Singular darstellte. Beim Eintritt in die nationale chinesische Phase wurde der Artikel für das Merkmal nicht explizit übersetzt, da es im Chinesischen üblich ist, sich auf Gegenstände zu beziehen, ohne Artikel zu verwenden. Daher konnte der Prüfer dieses Merkmal als Plural interpretieren. Nach Einfügung des Artikels "ein" für das Merkmal in Anspruch 1 wurde der Anmeldung stattgegeben.

Um auf den "could-would"-Ansatz des EPA zurückzukommen: Es geht nicht darum, ob der Fachmann die Erfindung durch Anpassung oder Abänderung des nächstliegenden Standes der Technik hätte machen können, sondern darum, ob der Fachmann dies getan hätte, weil der Stand der Technik ihn in der Erwartung einer Verbesserung oder eines Vorteils dazu motiviert hat. In der Praxis kommt es nicht selten vor, dass Prüfer Merkmale von Dokumenten des Standes der Technik nebeneinander stellen, um eine Anmeldung zurückzuweisen. Dieser Ansatz wird insbesondere von Patentprüfern z. B. des CNIPA, JPO und KPO bevorzugt. Im Rahmen des "could-would-Ansatzes" des EPA empfehlen wir jedoch Anmeldern oder Patentanwälten, die mit dem "could-would-Ansatz" nicht vertraut sind, einen zweiten Blick auf die zitierten Dokumente des Standes der Technik zu werfen, um festzustellen, ob der Fachmann sie tatsächlich kombinieren würde oder ob es sich lediglich um eine hypothetische Möglichkeit handelt.