Update zur Frage der Zuständigkeit des UPC und zur Auslegung des Art. 83(4) UPCA

Eine Anmerkung zur Entscheidung des Berufungsgerichts vom 12. November 2024 (UPC_CoA_489/2023, UPC_CoA_500/2023).

Mit Urteil vom 12. November 2024 hat das UPC Berufungsgericht eine Entscheidung der Lokalkammer Helsinki vom 20. Oktober 2023 aufgehoben, in welcher die Lokalkammer Helsinki die Zuständigkeit des UPC aufgrund einer vermeintlich unwirksamen Rücknahme eines Opt-out des Streitpatents verneint hatte.

Gegenstand der Entscheidung der Lokalkammer Helsinki war die Auslegung des Art. 83 (4) UPCA. Dieser regelt den Rücktritt vom einem Opt-out wie folgt:

„Sofern noch keine Klage vor einem nationalen Gericht erhoben worden ist, können Inhaber oder Anmelder europäischer Patente oder Inhaber ergänzender Schutzzertifikate, die zu einem durch ein europäisches Patent geschützten Erzeugnis erteilt worden sind, die die Ausnahmeregelung nach Absatz 3 in Anspruch genommen haben, jederzeit von dieser Ausnahmeregelung zurücktreten. In diesem Fall setzen sie die Kanzlei davon in Kenntnis. (…)“

Diesen Ausschlussgrund enthält auch Regel 5.8 der Verfahrensordnung des Einheitlichen Patentgerichts:

„Wurde in Bezug auf ein Patent oder eine Anmeldung, das bzw. die Gegenstand eines Antrags auf Rücktritt ist, vor der Eintragung des Antrags in das Register oder zu einem dem Zeitpunkt nach Absatz 5 vorausgehenden Zeitpunkt in einer Angelegenheit, für die nach Artikel 32 des Übereinkommens auch das Gericht zuständig ist, Klage vor einem Gericht eines Vertragsmitgliedstaats erhoben, ist der Antrag auf Rücktritt in Bezug auf das betreffende Patent bzw. die betreffende Anmeldung unwirksam, unabhängig davon, ob die Klage noch anhängig ist oder abgeschlossen wurde.“

Die Lokalkammer hatte entschieden, dass hierunter auch solche Klagen zu fassen sind, die bereits vor der Arbeitsaufnahme des UPC am 1. Juni 2023 vor nationalen Gerichten erhoben worden sind und zum Zeitpunkt des Rücktritts vom Opt-out noch nicht abgeschlossen waren. Das Streitpatent war zum Zeitpunkt der Arbeitsaufnahme des UPC bereits Gegenstand zweier nationaler Verfahren. Vor diesem Hintergrund war aus Sicht der Lokalkammer ein Widerruf des Opt-out nicht mehr möglich gewesen, das erklärte Opt-out daher gültig und eine Zuständigkeit des UPC in der Streitsache daher nicht gegeben. 

Zur Entscheidung des Berufungsgerichts

Das Berufungsgericht teilt diese Rechtsauffassung der Lokalkammer nicht. Aus Sicht des Berufungsgerichts meint Art. 83 (4) UPCA lediglich solche nationalen Verfahren, welche während dem Übergangszeitraum von seven Jahren („transitional period“) vor einem nationalen Gericht anhängig gemacht wurden. Verfahren von vor dieser Zeit bleiben unberücksichtigt, hindern den Widerruf eines Opt-outs also gerade nicht.

Das Berufungsgericht begründet seine Entscheidung mit einer ausführlichen grammatikalischen, systematischen und teleologischen Auslegung des Art. 83 UPCA.

Art. 83 (1) UPCA regle die parallele Zuständigkeit des UPC und der nationalen Gerichte für Klagen („actions“), die während der Übergangszeit von sieben Jahren ab dem 1. Juni 2023 erhoben werden. (4) des Art. 83 UPCA beziehe sich auf eben diese Klagen. Es könne also nur um solche Klagen gehen, die während der Übergangszeit erhoben werden. Hierfür spreche auch der Sinn und Zweck des Art. 83 (4) UPCA. Die Regelungen in Art. 83 (3) und (4) UPCA sollen dem Patentinhaber ermöglichen, sich mit der neuen Funktionsweise des UPC vertraut zu machen. Sodann soll es dem Patentinhaber durch den Widerruf seines Opt-outs ermöglicht werden, das neue System zu nutzen. Die Regelung in Art. 83 (4) UPCA soll nun einen Missbrauch dieses Systems durch einen unsachgemäßen Wechsel zwischen den Gerichtssystemen verhindern. Ein solcher Missbrauch setze jedoch voraus, dass die Übergangszeit bereits begonnen habe. Andernfalls wäre ein Missbrauch gar nicht denkbar.

An diesem Ergebnis ändere auch eine etwaige gegenteilige Interpretation der R. 5.8 RoP nichts, da bei Widerspruch zwischen den niederrangigen Normen der RoP und dem UPCA letzterem stets der Vorzug zu gewähren sei

Das Berufungsgericht wies das Verfahren daher zur Entscheidung in der Sache an die Lokalkammer Helsinki zurück.

Bewertung

Die Entscheidung des Berufungsgerichts ermöglicht einer Vielzahl von Patentinhabern, die ihre Europäischen Patente durch ein Opt-out der Zuständigkeit des UPC entzogen haben, die Rückkehr vor das neue Gericht. Frühere nationale Verfahren stehen dem unabhängig davon, ob sie abgeschlossen sind oder nicht, nicht mehr im Wege. Patentinhaber sollten vor diesem Hintergrund angesichts des bislang überzeugenden Starts des UPC die Möglichkeit des Rücktritts vom Opt-out genau prüfen, um ggf. von den Vorteilen des neuen Gerichtssystems profitieren zu können.