G1/24 – Auslegung von Ansprüchen durch das EPA

G1/24 ist eine Entscheidung der Großen Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts (EPA), die auf eine Vorlage der Technische Beschwerdekammer im Fall T 439/22 zurückgeht. Die Vorlage in T 439/22 stammt vom 24. Juni 2024, das Verfahren vor der Großen Beschwerdekammer begann am 28. März 2025. Die Entscheidung der Großen Beschwerdekammer wurde am 18. Juni 2025 erlassen.

G 1/24 befasst sich mit dem Schutzumfang der Ansprüche der europäischen Patentanmeldung Nr. 14806330.8 (im Namen von Philip Morris Products S.A.) in Bezug auf ein Vaping-Gerät, insbesondere mit dem Bedeutungsumfang des Begriffs „gathered sheet“, wie er in den Ansprüchen verwendet wurde. Zu klären war, ob der Begriff „gathered sheet“ als ein branchenüblicher Fachbegriff auszulegen ist oder gemäß der weiter gefassten Definition, die in der Beschreibung angegeben wurde. Der Patentinhaber (Beschwerdegegner) argumentierte für eine engere Auslegung des Begriffs, während der Einsprechende (Beschwerdeführer – Yunnan Tobacco International Co. Ltd.) geltend machte, der Begriff sei nach der weiteren Definition nicht neu.

Der Großen Beschwerdekammer wurden drei Fragen vorgelegt. Die erste Frage betraf die Anwendbarkeit des Artikels 69 EPÜ bei der Auslegung von Patentansprüchen. Die zweite Frage betraf die Rolle der Beschreibung, wenn ein Anspruch unklar oder mehrdeutig ist. Die dritte und letzte Frage betraf die Auslegung von Ansprüchen (d. h., kann die „übliche” Bedeutung eines Begriffs die in der Beschreibung enthaltene Definition ungültig machen). Die Große Beschwerdekammer hat in ihrer Entscheidung die ersten beiden Fragen beantwortet.

In Bezug auf die erste Frage entschied die Große Beschwerdekammer, dass weder Artikel 69 EPÜ und Artikel 1 des Protokolls über die Auslegung dieses Artikels noch Artikel 84 EPÜ als Grundlage für die Auslegung von Ansprüchen bei der Beurteilung der Patentierbarkeit „vollständig zufriedenstellend“ sind. Die Große Beschwerdekammer erkannte auch an, dass sich die Rechtsprechung mit einem einheitlichen Ansatz entwickelt hat, wonach Ansprüche für die Zwecke der Patentierbarkeit anhand der Beschreibung und der Zeichnungen ausgelegt werden, und dass diese Praxis beibehalten wird.

Zur zweiten Frage wurde festgestellt, dass bei der Auslegung von Ansprüchen auf Patentierbarkeit stets die Beschreibung und die Zeichnungen herangezogen werden müssen. Dies gilt unabhängig davon, ob der Anspruch als klar oder mehrdeutig angesehen wird, und die Große Beschwerdekammer hat daher die diesbezügliche Rechtsprechung der Beschwerdekammern zurückgewiesen.

Die Dritte Beschwerdekammer erklärte die dritte Frage für unzulässig. Dies lag daran, dass die Kammer diese Frage mit ihrer Antwort auf die zweite Frage als beantwortet ansah.

Bemerkenswert ist, dass die Große Beschwerdekammer nicht nur die Praxis der nationalen Gerichte der EPÜ-Staaten, sondern auch die Praxis des relativ neuen Einheitlichen Patentgerichts gebührend berücksichtigt hat.

Die Antworten und die Entscheidung werden Auswirkungen auf die vor dem EPA tätigen Personen haben. Die Entscheidung vermittelt ein klares Verständnis davon, wie Ansprüche vor dem EPA auszulegen sind. Sie bedeutet auch, dass Begriffe in Ansprüchen so bewertet werden, dass ihr Umfang dem in der Beschreibung offenbarten entspricht, und dass Prüfer von den Anmeldern verlangen können, die Begriffe in den Ansprüchen zu schränken, um sie mit der Beschreibung der Anmeldung in Einklang zu bringen. Dies wird wahrscheinlich zu einer Zunahme der von Prüfern erhobenen Einwände wegen Unklarheit führen, aber letztlich sicherstellen, dass Ansprüche einheitlicher geprüft werden.

Ein Bereich, der in der Entscheidung nicht behandelt wurde, ist die Anforderung des EPA, dass Widersprüche zwischen der Beschreibung und den Ansprüchen vermieden werden müssen, was häufig dazu führt, dass die Prüfungsabteilungen die Beschreibung in der Erteilungsphase ändern, um bestimmte Ausführungsformen aus dem Umfang der Ansprüche auszuschließen. Ungeachtet der jüngsten Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer T 56/21, in der festgestellt wurde, dass es keine Rechtsgrundlage für die Forderung gibt, die Beschreibung an zulässige Ansprüche mit engerem Gegenstand anzupassen, wurden die Richtlinien des EPA nicht geändert. Da diese Entscheidung der Großen Beschwerdekammer der Beschreibung mehr Gewicht beimisst, ist es unwahrscheinlich, dass das EPA seine Vorgehensweise in dieser Frage in naher Zukunft ändern wird.