Anti-Surrender statt Arrow Decision

Einstweilige Verfügung zwingt zu Duldung einer Sachentscheidung über ein Patent

Beim Europäischen Patentamt können Patente während anhängiger Einspruchs- oder Beschwerdeverfahren nicht zurückgenommen oder beschränkt werden.

Es gibt jedoch die Möglichkeit, durch „Zurücknahme der Zustimmung“ zum erteilten Patenttext dennoch das jeweilige Verfahren zu beenden, da das Europäische Patentamt nur über ein Europäisches Patent in der Fassung entscheiden kann, wie sie vom Anmelder oder Patentinhaber eingereicht worden ist zu der dieser zugestimmt hat. In diesem Falle werden die anhängigen Verfahren durch eine Patentzurückweisung mit Wirkung ex tunc, das heißt so als ob das Patent nie existiert hätte, beendet. Dies macht es dem Inhaber unter anderem möglich, eine negative, unter Umständen auch für eine spätere Anmeldung Präjudizwirkungentfaltende Entscheidung zu vermeiden.

Der Hauptnutzen jedoch liegt in Folgendem: Hat der Anmeldungs- oder Patentinhaber zuvor rechtzeitig Teilanmeldungen eingereicht, kann er erneut versuchen, den Erfindungsgegenstand der ex tunc unwirksamen Anmeldung oder des Patentes zur Erteilung zu bringen. So können potentielle Verletzer lange Zeit in einer unsicheren Situation gehalten werden, ob nicht am Ende doch störende Rechte entstehen.

Grundsätzlich ist dies möglich, doch kann es bei einer wiederholten Nutzung bei einer Serie von Zurücknahmen und Teilanmeldungen zu einer Situation kommen, die rechtsmissbräuchlich sein kann, da Dritte keine Klarheit bekommen, ob sie unter potentiellstörende Ansprüche fallen und ein Patent verletzten oder nicht.

In Großbritannien wurde daher ein Instrument geschaffen, mittels sogenannter „Arrow Declaration“ (Arrow v. Merck ([2007] EWHC 1900 (Pat)) die Patentierbarkeit auf den Markt zubringender Produkte anstelle der Patentfähigkeit eines Patentes zu überprüfen. Will ein Patentinhaber ein Patent geltend machen, und wird dann gefunden, dass das Produkt zum relevanten Anmeldedatum eines Patentes weder neu noch erfinderisch war, wäre jedes auch erst später zu erteilende Patent ungültig. Damit würde die Taktik des Aufgebens von Patenten und der Fortführung in Teilanmeldungen nicht zu einem durchsetzbaren Patent gegen das nicht neue und nicht erfinderische Produkt führen können. Siehe auch eine entsprechende Situation hinsichtlich des Blockbusters Humira, wir berichteten in 'Humira patent rights shotby "Fujifilm declaration'. Kunst, M. and Strath, J. (2017). European Intellectual Property Review, vol. 39, no. 8, pp. 518-524: Patentrechte ausgeschaltet durch Fujifilm declaration

Die potentiellen Verletzer bekommen so die Gewissheit, trotz noch anhängiger Teilanmeldungen kein Verletzungsrisiko befürchten zu müssen.

Eine ähnliche Entscheidung wurde auch in den Niederlanden publik.

In Deutschland sind jedoch Verletzungsverfahren und Nichtigkeitsverfahren bei Patenten vor unterschiedlichen Gerichtszügen zu führen (zweizügige Gerichtsbarkeit, sogenanntes „Trennungsprinzip“).

Das Landgericht München I (erste Instanz) hat jedoch nun (am 24. Februar 2020) als Einstweilige Verfügung quasi eine Art „Anti-Verzicht“-Verfügung erlassen, in der unter anderem eine Verletzung der kartellrechtlichen Vorgaben eine Rolle spielte. Allerdings sind noch zeitlich unbegrenzt ein Widerspruch und wenn dieser negativ ausgeht Berufung (oder Kostenbeschwerde) möglich, so dass die Sache möglicherweise noch nicht endgültig entschieden ist.

Kern der Entscheidung ist das Verbot an die Antragsgegnerin 1 als Patentinhaberin und einer zweiten damit verbundenen Antragsgegnerin 2, auf ein Patent, EP 2 949 335, zu verzichten, bevor darüber in einem Einspruchsverfahren materiell entschieden wurde, nachdem eine der Antragsgegnerinnen unter dem Patent mittels Einstweiliger Verfügung

der Antragstellerin die Vermarktung eines Therapeutikums gegen Multiple Sklerose (Copaxone) verboten hatte.

Konkret wurde vereinfacht untersagt, dass den Antragsgegnerinnen „zu Zwecken des Wettbewerbs in der Bundesrepublik Deutschland das Europäische Patent 2 949 335 B1 einer Sachentscheidung der Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts über die Einspruchsbeschwerde der Antragstellerin zu entziehen, insbesondere durch Rücknahme der Zustimmung zum Text der Patentanmeldung im Sinne von Art. EUPATUEBER Artikel 113 Abs. EUPATUEBER Artikel 113 Absatz 2 EPÜ…“. Ausgenommen wäre, wenn die Antragsgegnerinnen die Antragstellerin vor der Zurücknahme freigestellt hätten, was ein zumindest theoretischer, aber wohl nicht den Interessen der Antragsgegnerinnen entsprechender Ausweg wäre.

Interessant ist, dass für dasselbe Patent in Großbritannien eine Arrow-Declaration abgelehnt worden war – dies erklärt sich vor allem daraus, dass dort das Gericht ohne Zweizügigkeit direkt über die Nichtigkeit von EP 2 949 335 B1 entscheiden konnte.

In Deutschland gründete sich die Einstweilige Verfügung vor allem auf einen Unterlassungsanspruch wegen einer drohenden unlauteren geschäftlichen Handlung, UWG §§ 3, 4 Nr. 4, UWG § 8, insbesondere Abs. 1. Wörtlich heißt es in der Entscheidung:

„Die Antragstellerin hat glaubhaft gemacht, dass die Antragsgegnerin zu 1) eine Vielzahl von divisionals zur Eintragung gebracht hat und in der Vergangenheit kurz vor einer für sie negativen zweitinstanzlichen Entscheidung über den Rechtsbestand bereits eine Anmeldung hat fallen lassen. Sie hat ebenso glaubhaft gemacht, dass die Antragsgegnerin zu 2) die Ansprüche gestützt auf das EP '335 als Lizenznehmerin bereits gerichtlich durchgesetzt hat und mit einer ihr als Patentinhaberin zustehenden Patentfamilie auf gleiche Weise vorgegangen ist. Das belegt bei summarischer Prüfung, dass die Antragsgegnerseite eine von der Antragstellerin angestrebte endgültige Entscheidung durch die Beschwerdekammer über den Rechtsbestand der diversen Teilanmeldungen und daraufhin erteilten Patente zu verhindert trachtet.“

Und weiter: „Bei summarischer Prüfung liegt hierin eine Unlauterkeit. Zwar ist es per se zulässig, Patente als Ausschließlichkeitsrechte auch zur Basis von Anträgen auf Erlass einer einstweiligen Verfügung zu machen. Ebenso ist es per se zulässig, erteilte Patente aus taktischen Gründen fallen zu lassen. Bei einer Vielzahl von zur Verfügung stehenden divisionals und bei gezielter Ausnutzung des komplexen Zusammenspiels von Europäischem Patentamt, Bundespatentgericht und den Verletzungsgerichten ist indes der Entzug der Möglichkeit für den Mitbewerber, den Rechtsbestand der dem Wettbewerb entgegenstehenden Patente zeitnah überprüfen zu lassen, in der Gesamtschau als Behinderung anzusehen.“

Da das Gericht nicht über den Ausgang des Einspruchsverfahrens des Patentes entschied, sah es diese Art der Entscheidung als keinen Verstoß gegen das Trennungsprinzip an.

Die zitierte Entscheidung ist unter dem Aktenzeichen 7 O 1456/20 erhältlich. Siehe auch LG München I Beschl. v. 24.2.2020 – 7 O 1456/20, GRUR-RS 2020, 18395.

Somit könnte in speziellen Fällen mindestens im zweizügigen Deutschland als Alternative zu den „Arrow Declarations“ diese neue Variante der Anti-Verzichts-Verfügung zugunsten potentieller Verletzer gegen die Methode von Verzicht und Teilanmeldung einen neuen Weg zur Verhinderung einer perpetuierten unlauteren Rückzugs- und Neuanmeldungspraxis eröffnen.

Nachteilig ist in allen Fällen, dass die jeweiligen Entscheidungen nur in den Ländern gültig sind, in denen Gerichtsentscheidungen ergangen sind. Doch mag der neue Typ der „Anti-Verzicht-Verfügung“ ein probates neues Mittel sein, um eine Lösung für Konkurrenten gegen Patentanmelder zu finden, die von der Verzicht/Teilanmeldung-Strategie Gebrauch machen.

Ich danke dem Landgericht München I dafür, mich über diese Entscheidung nach deren Publikation informiert zu haben.