Stärkung des Markenschutzes für dreidimensionale Warenform durch BGH

Am 18.10.2017 hat der BGH mit seinen Entscheidungen I ZB 3/17 und I ZB 4/17 sowie I ZB 105/16 und I ZB 106/16 die Markenkategorie der 3D-Marken zum Schutz einer Warenform gestärkt.

Eintragung der 3D Marken

Ritter Sport hat die quadratische Verpackungsform für Schokolade mit einer speziellen Knicklinie zum Öffnen aufgrund des Nachweises einer Verkehrsdurchsetzung eingetragen bekommen.

Die dreidimensionale Gestaltung wurde wie folgt für „Tafelschokolade" eingetragen:

Dextro Energy hat ebenfalls seine zu einem Quader gestapelten acht Traubenzuckertäfelchen mit quadratischer Grundfläche aufgrund des Nachweises einer Verkehrsdurchsetzung eingetragen bekommen. Die Täfelchen wiesen dabei an ihren umlaufenden Kanten jeweils eine Fase und mittig eine V-förmige Einkerbung auf.

Die nachfolgende dreidimensionale Gestaltung wurde für die Ware „Traubenzucker" eingetragen:

Rechtlicher Hintergrund

Nach § 3 Abs. 1 MarkenG können auch dreidimensionale Gestaltungen Marken sein. Dies gilt grundsätzlich auch für dreidimensionale Zeichen, die die Form einer Ware darstellen.

Die Regelungen in § 3 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG schließen allerdings solche Zeichen vom Markenschutz aus, die ausschließlich aus einer Form bestehen, die durch die Art der Ware selbst bedingt ist (Nr.1) oder die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist (Nr. 2). Diese beiden Schutzhindernisse können auch dann nicht überwunden werden, wenn eine Verkehrsdurchsetzung nachgewiesen ist. Eine Verkehrsdurchsetzung kann ausschließlich in Bezug auf absolute Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 1 bis 3 MarkenG (z.B. fehlende originäre Unterscheidungskraft) geltend gemacht werden.

Bisheriger Verfahrensverlauf

Das Deutsche Patent- und Markenamt hatte die Löschungsanträge gegen die 3D Marken von Ritter Sport zurückgewiesen und in Bezug auf die 3D Marken von Dextro Energy die Löschung angeordnet.

Das Bundepatentgericht (BPatG) hatte im Zuge des anschließenden Beschwerdeverfahrens im Fall von Ritter Sport entschieden, dass es sich bei der eingetragenen 3D Marke um eine übliche Schlauchfolienverpackung handele. Insbesondere hebe sie sich durch ihre quadratische Form nicht ausreichend von anderen Schlauchfolienverpackungen für Schokolade ab, da so das BPatG, die quadratische Verpackung einer Tafelschokolade ebenso wie die länglich-rechteckige Verpackung zu den Grundformen gehöre und allen Marktteilnehmern zugänglich sein müsse. Die angegriffene Gestaltung bestehe somit ausschließlich aus einer (Verpackungs-)Form, die i. S. d. § 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG durch die Art der Ware selbst bedingt sei. Die nach § 3 Abs. 1 MarkenG grundsätzlich markenfähige dreidimensionale angegriffene Gestaltung sei daher nach § 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG schutzunfähig und deshalb auf den Löschungsantrag hin zu löschen.

Im Fall von Dextro Energy erkannte das BPatG als Beschwerdeinstanz ein absolutes Schutzhindernis nach § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, da den wesentlichen Merkmalen der acht identischen Täfelchen jeweils ausschließlich technische Wirkungen zuzuschreiben seien. Die quaderförmige Raumform ermögliche gegenüber gängigen unregelmäßigen Raumformen bezogen auf die Traubenzuckermenge die raumsparenste Möglichkeit der Lagerung bzw. Konfektionierung der Ware Traubenzucker. Die Vermeidung scharfer Kanten diene laut BPatG naheliegend dazu, den Verzehr des Traubenzuckerstücks zu erleichtern bzw. die Aufnahme des Produkts im Mund angenehmer zu gestalten. Ferner werde der Verbraucher die V-förmige Vertiefung nicht als Zierde, sondern als Sollbruchstelle wahrnehmen und ihr demgemäß eine technische Wirkung beimessen.

Entscheidungen des BGH

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat nun im Zuge der Rechtsbeschwerde die Beschlüsse des BPatG aufgehoben und die Verfahren an das BPatG zurückverwiesen.

Die ausführlichen Begründungen der Entscheidungen wurden zwar noch nicht veröffentlicht. Aus den Pressemitteilungen des BGH ging jedoch bereits hervor, dass der BGH für die 3D Marken von Ritter Sport das Schutzhindernis des § 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG nicht als erfüllt ansah. Dieses könne laut BGH nur dann eingreifen, wenn die Marke ausschließlich aus einer durch die Art der Ware selbst bedingten Form bestehe. Die quadratische Form ist aber aus Sicht des BGH keine wesentliche Gebrauchseigenschaft von Schokolade. Ob sich das Schutzhindernis in den vorliegenden Fällen auch auf die Verpackungen bezieht, brauchte daher nicht entschieden zu werden.

Der BGH hatte ferner die Auffassung des BPatG nicht gebilligt, dass alle wesentlichen Merkmale der in den Marken von Dextro Energy gezeigten Warenformen technische Funktionen aufweisen.

Die Quaderform der Täfelchen und deren V-förmigen Einkerbungen haben technische Funktionen. Die Quaderform der Täfelchen erleichtere das platzsparende Mitführen der Traubenzuckerstücke etwa bei sportlichen Aktivitäten. Die Vertiefungen stellen Sollbruchstellen dar, die leichte und gleichmäßige Portionierung von Traubenzuckereinheiten erlauben.

Soweit die besonders geformten Ecken und Kanten der Täfelchen den Verzehr angenehmer gestalten, liege darin jedoch keine technische Funktion, sondern eine sensorische Wirkung beim Verbrauch. Eine Warenformmarke ist nur dann als Marke nicht schutzfähig, wenn alle ihre wesentlichen Merkmale technische Funktionen aufweisen. Da dies für die Gestaltung der Ränder der Täfelchen und die Stapelung der Einzeltäfelchen mit diesen Rändern nicht festgestellt werden könne, konnten die angegriffenen Entscheidungen des BPatG keinen Bestand haben.

Der Schutzumfang von 3D Marken bleibt jedoch bis auf Weiteres unklar

Gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 1 ist es Dritten untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr ein Zeichen zu benutzen, wenn wegen der Identität oder Ähnlichkeit des Zeichens mit der Marke und der Identität oder Ähnlichkeit der durch die Marke und das Zeichen erfassten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, einschließlich der Gefahr, dass das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird.

In seiner früheren Entscheidung I ZR 100/10 – pjur/pure vom 9. 2. 2012 hatte der BGH bereits festgestellt, dass bei einer Marke, die an einen die Waren oder Dienstleistungen beschreibenden Begriff angelehnt ist und das Mindestmaß an Unterscheidungskraft nur durch von der beschreibenden Angabe abweichende Elemente erlangt hat, bei der Prüfung der Ähnlichkeit der Kollisionszeichen nur auf diejenigen Merkmale abzustellen ist, die der Klagemarke Unterscheidungskraft verleihen. Kommen diese Merkmale im Klang, im Bild oder in der Bedeutung der Klagemarke nicht zum Ausdruck, können sie in dieser Hinsicht (Klang, Bild oder Bedeutung) eine Zeichenähnlichkeit nicht begründen.

Zwar bezieht sich diese Entscheidung auf absolute Schutzhindernisses nach § 8 Abs. 2 MarkenG und nicht nach § 3 Abs. 2 MarkenG. Allerdings dürfte dem Grunde nach in Bezug auf den Schutzumfang von 3D Marken ein ähnlicher Ansatz zu verfolgen sein.

Wäre eine Verwechslungsgefahr für Traubenzuckertäfelchen beispielsweise ausschließlich aufgrund der Merkmale zu bejahen, die vom BGH für die Erreichung einer technischen Wirkung als erforderlich angesehen werden, so dürfte in diesem Fall eine Verwechslungsgefahr zu verneinen sein. Gleiches dürfte in Bezug auf eine reine Übereinstimmung in Bezug auf Zeichen gelten, die ausschließlich aus einer durch die Art der Ware selbst bedingten Form bestehen.

Weisen zwei Vergleichszeichen allerdings darüber hinaus weitere Ähnlichkeiten in Merkmalen auf, die nicht unter eines der oben genannten Schutzhindernisse fallen, so ist im Einzelfall zu prüfen, ob diese grafischen Ähnlichkeiten eine Verwechslungsgefahr mitbegründen können.