Die Patentierung von Software – ein Rückblick auf das Jahr der Entscheidungen

Über die Entscheidung G 3/08 der Großen Beschwerdekammer des Europäischen Patentamtes berichteten wir bereits in unserem letzten Newsletter. G 3/08 war jedoch nicht die einzige bedeutende Entscheidung in diesem Jahr zur Frage der Patentierbarkeit von Software. Aus diesem Grund möchten wir Ihnen die Entwicklungen im nun zu Ende gehenden Jahr zusammenfassen und die Praxis in verschiedenen Jurisdiktionen - nämlich Deutschland, Europa, den USA und Großbritannien - miteinander vergleichen.

1) Deutschland - Entscheidung des BGH „Dynamische Dokumentengenerierung"

In der Presse wurde diese Entscheidung mit Schlagzeilen wie „Bundesgerichtshof ebnet Weg für Softwarepatente"  gefeiert. Letztendlich setzte der BGH jedoch seine bisherige Spruchpraxis fort und stellte bei der Gelegenheit klar, wann ein technisches Problem als mit „technischen Mitteln"  gelöst anzusehen sei. Zur Erinnerung: Ein Computerprogramm ist nur dann patentfähig, wenn es eben diese beiden Voraussetzungen erfüllt, nämlich (i) wenn es ein technischen Problem löst und (ii) dies mit technischen Mitteln geschieht.

Im vorliegenden Fall betraf die Erfindung ein Programm zur Verarbeitung strukturierter Dokumente (z.B. im HTML-Format), die in einer Skriptsprache (z.B. Java) abgefasst waren. Mittels des Programms wurde das Problem gelöst, solche Dokumente auch auf Rechnern zu generieren, die wegen zu geringer Leistungsfähigkeit keine Installation einer Skriptsprachen-Laufzeitumgebung (z.B. Java Virtual Machine) gestatten. Das Problem wurde durch den Einsatz bestimmter Softwaremodule zur Erzeugung der Dokumente gelöst.

Das zu lösende Problem wurde als die bessere Ausnutzung der begrenzten Leistungsfähigkeit von Rechnern und damit als technisch angesehen. Außerdem wurde die Lösung des Problems als Lösung mit technischen Mitteln angesehen. Das Programm diente zwar der Dokumentengenerierung. Dabei wurde aber die Gesamtarchitektur des Datenverarbeitungssystems mit seiner Hard- und Software und deren unterschiedliche Eigenschaften und Fähigkeiten berücksichtigt.

Der BGH stellte fest, dass ein Problem als mit technischen Mitteln gelöst anzusehen ist, wenn eine der folgenden Voraussetzungen erfüllt ist:

(A) Der Ablauf des Programms wird durch technische Gegebenheiten außerhalb der Datenverarbeitungsanlage bestimmt, oder
(B) das Programm nimmt Rücksicht auf die technischen Gegebenheiten der Datenverarbeitungsanlage.

Die Entscheidung ist zu begrüßen und schafft die Grundlage für eine weitere Annäherung der Erteilungspraxis des DPMA und des EPA.

2) USA - Entscheidung des US Supreme Court „Bilski"

Bisher galt, dass viele softwarebasierte Erfindungen, einschließlich Geschäftsmethoden, die in Europa mangels Technizität als nicht patentfähig galten, zumindest in den USA geschützt werden konnten. Vormals galten alle Computerprogramme, die ein „nützliches, konkretes und fassbares Ergebnis"  lieferten, als patentfähig. Später versuchte der US Court of Appeals forthe Federal Circuit einen umfassenden Test - den sogenannten „machine or transformationtest"  zu entwickeln, um patentfähige Erfindungen von nicht-patentierbaren abstrakten Ideen zu unterscheiden. Nach dem „machine or transformation test"  war eine Erfindung dann als patentierbar anzusehen, wenn sie (1) an eine bestimmte Vorrichtung gebunden war, oder (2) einen bestimmten Gegenstand in einen anderen Zustand oder Gegenstand überführte.

In der vorliegenden „Bilski" -Entscheidung wies der US Supreme Court den „machine ortransformation test"  als alleinigen Test zurück. Allerdings sei dieser weiterhin ein nützliches Hilfsmittel („useful and important clue" ).

Darüber hinaus stellte der US Supreme Court fest, dass Geschäftsmethoden nicht kategorisch vom Patentschutz ausgeschlossen seien.

Die der Entscheidung zu Grunde liegende Erfindung von Bilski wies der US Supreme Court jedoch als abstrakte, nicht patentfähige Erfindung zurück. Die Erfindung bezog sich auf ein Verfahren zur Absicherung (hedging) gegen Risiken beim Kauf von Rohstoffen.

Seit dieser Entscheidung hat das US-Patentamt neue, vorläufige Richtlinien für die Prüfung von (u.a.) Computerprogrammen herausgegeben. Danach sind beispielsweise Verfahren, die auf einer Vorrichtung ausgeführt werden, oder durch die ein Gegenstand verändert wird, als patentfähig anzusehen. Umgekehrt gelten allgemeine Konzepte oder Theorien - beispielsweise wirtschaftliche Praktiken (Hedge Fonds) oder mathematische Algorithmen - als abstrakte, nicht patentfähige Ideen.

Inzwischen sind uns bereits einige Entscheidungen zur Kenntnis gelangt, die auf eine restriktivere Erteilungspraxis des US-Patentamtes hinweisen. So wurden in einigen Entscheidungen sogenannte „Beauregard" -Ansprüche zurückgewiesen, d.h. Ansprüche, die auf ein maschinenlesbares Medium mit einem Computerprogramm gerichtet sind, und die in Europa mittlerweile grundsätzlich als gewährbar erachtet werden (T 424/03 (Microsoft), s.u.).

Nichtsdestotrotz werden in den USA auch weiterhin Erfindungen patentiert werden - z.B. „konkrete Geschäftsmethoden"  - die in Europa mangels Technizität nicht patentiert werden können. Die neuere Praxis des US-Patentamtes deutet allerdings darauf hin, dass es in Zukunft mehr denn je auf eine sorgfältige Formulierung der Patentansprüche ankommen wird.

3) Europa - Entscheidung G 3/08 der Großen Beschwerdekammer des EPA

Nach anfänglicher Euphorie über die Bekräftigung der bisherigen Entscheidungspraxis des EPA überwiegt inzwischen das Gefühl, dass die Große Beschwerdekammer womöglich eine Chance verpasst hat, den Begriff der Technizität präziser auszulegen.

Zur Erinnerung: nach geltender Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamtes ist eine computer-implementierte Erfindung grundsätzlich patentfähig, wenn sie einen technischen Beitrag leistet oder auf technischen Überlegungen beruht.

Immerhin nutzte die Große Beschwerdekammer die Gelegenheit, den früheren „Beitragsansatz"  zugunsten des neueren „Hitachi" -Tests (T 258/03 - Auktionsverfahren) zurückzuweisen. Danach gilt jede Erfindung, die irgendein technisches Mittel einsetzt, als Erfindung im Sinne von Artikel 52(1) EPÜ. Allerdings können bei der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit nur technische Merkmale berücksichtigt werden.

Darüber hinaus bestätigte die Große Beschwerdekammer T 424/03 (Microsoft), wonach Ansprüche auf ein maschinenlesbares Medium mit einem Computerprogramm grundsätzlich gewährbar sind (natürlich vorausgesetzt das Computerprogramm leistet einen technischen Beitrag oder beruht auf technischen Überlegungen).

Wie in „Dynamische Dokumentengenerierung"  des BGH dreht sich letztendlich also alles um den Technikbegriff, der weder im deutschen Patentgesetz noch in der Europäischen Patentübereinkunft definiert ist.

4) Großbritannien - die spinnen, die Briten?

Obwohl es in diesem Jahr keine vergleichbare „bahnbrechende"  Entscheidung zu berichten gab, lohnt sich ein Blick auf die britische Praxis, nicht zuletzt weil der Verweis der damaligen Präsidentin des EPA, Alison Brimelow (vormals Leiterin des Britischen Patentamtes), der zu der oben beschriebenen Entscheidung G 3/08 führte, vermutlich durch die Entscheidung Aerotel/Macrossan des UK Court of Appeal ausgelöst wurde. In dieser Entscheidung hatte Lord Justice Jacob die Auffassung vertreten, dass die Entscheidungspraxis des EPA nicht mit dem EPÜ vereinbar sei.

Die Aertoel/Macrossan-Entscheidung ist aber vor allem deshalb bemerkenswert, weil darin der folgende vier-Schritte-Test entwickelt wurde, den das Britische Patentamt heute zur Prüfung aller softwarebasierten Erfindungen verwendet:

1. „Konstruktion"  (d.h. Interpretation) des Anspruches
2. Feststellen des Beitrages der Erfindung zum Stand der Technik
3. Überprüfen, ob der Beitrag zu einer der Ausnahmen vom Patentschutz zählt, z.B.
• Mathematische Algorithmen als solche
• Computerprogramme als solche
• Wiedergabe von Information als solche
4. Überprüfen, ob der Beitrag technischer Natur ist

Somit stimmt die gegenwärtige britische Praxis nicht mit der des Europäischen Patentamtes überein (auch wenn beide Herangehensweisen oft das gleiche Ergebnis liefern). Vielmehr entspricht der britische Ansatz dem früheren, durch G 3/08 endgültig verworfenen „Beitragsansatz"  (s.o.). Dies ist nicht nur deshalb bedauerlich, da ja auch europäische Patente mit Wirkung in Großbritannien in einem britischen Nichtigkeitsverfahren nach britischen Maßstäben beurteilt werden müssen. Auch was die Erteilung von Patenten angeht, ist die derzeitige britische Praxis derzeit vergleichsweise restriktiv.

Übrigens macht eine Lektüre dieser und anderer Entscheidungen der englischen Gerichte wieder einmal deutlich, dass es durchaus möglich ist, auch Gerichtsurteile gut verständlich und mit Esprit zu gestalten!

5) Zusammenfassung

War 2010 ein gutes Jahr für die Patentierung von Software? Nun, die oben beschriebenen Entscheidungen des BGH und der Großen Beschwerdekammer des EPA haben sicherlich zu mehr Klarheit und Rechtssicherheit beigetragen. In den USA bleibt abzuwarten, wie das US-Patentamt die Entscheidung des US Supreme Court umsetzt - es deutet sich jedoch bereits an, dass den Anmeldern ein für US-Verhältnisse rauerer Wind entgegen schlagen wird. Und die Briten machen vorerst (wie immer) ihr eigenes Ding, was allerdings nur in seltenen Fällen zu dramatisch abweichenden Ergebnissen führen dürfte.

Erfindern und Patentanmeldern bleibt wohl oder übel nichts anderes übrig, als sich diese Unterschiede bei der Auswahl der geeigneten Anmeldestrategie zu Nutze zu machen. Die geeignete Formulierung der Patentansprüche ist und bleibt essentiell. Wir stehen Ihnen gerne zur Seite!

(Beitrag erstellt: 02.11.2011)