Zwangslizenz als Verteidigung gegen Patentverletzung

In seiner Entscheidung „Orange Book-Standard" (GRUR 2009, 694) hat der Bundesgerichtshof bestätigt, dass die Verweigerung einer Lizenz durch einen Patentinhaber mit marktbeherrschender Stellung rechtswidrig sein kann. Die Verweigerung ist insbesondere dann rechtswidrig, wenn sie den Lizenzsucher gegenüber anderen Unternehmen diskriminiert, d.h. wenn der Patentinhaber von dem Lizenzsucher ohne sachlichen Grund höhere Lizenzgebühren als von anderen Unternehmen fordert. Ist dies der Fall, so kann der Lizenzsucher den sogenannten Einwand der Zwangslizenz geltend machen und eine Lizenz zu „fairen" Bedingungen durchsetzen.

In dem vorliegenden Fall handelte es sich um ein Grundlagenpatent von Philips, das von jedem Hersteller handelsüblicher beschreibbarer CDs beachtet werden muss, um mit dem sogenannten Orange Book-Standard konform zu sein, und das Philips deshalb eine marktbeherrschende Stellung verschafft. Nachdem Philips eine Lizenz zu vermeintlich angemessenen Konditionen verweigert hatte, begannen eine Reihe von Herstellern die unlizenzierte Nutzung. In der sich anschließenden Klage wegen Patentverletzung erhoben die Hersteller den sogenannten Zwangslizenzeinwand, wonach die Benutzung der patentierten Erfindung aus technischen Gründen zur Erlangung der Konformität mit dem Orange Book-Standard notwendig und der Patentinhaber deshalb aus kartellrechtlichen Gründen zur Vergabe einer Lizenz verpflichtet sei. Mit anderen Worten wird mit dem Zwangslizenzeinwand geltend gemacht, dass ein Zwang zur Lizenzierung besteht und Ansprüche wegen Patentverletzung nicht durchsetzbar sind.

Der BGH befand den Zwangslizenzeinwand für grundsätzlich zulässig. Allerdings gibt die Ablehnung einer Lizenzvergabe dem Lizenzsucher nicht automatisch das Recht, die patentierte Erfindung ohne Weiteres zu nutzen. Vielmehr muss sich der Lizenzsucher auch wie ein vertragstreuer Lizenznehmer verhalten. Voraussetzung hierfür ist, dass der Lizenzsucher ein Angebot auf Abschluss eines Lizenzvertrages macht, welches der Patentinhaber nicht ablehnen kann, ohne gegen geltendes Kartellrecht zu verstoßen (beispielsweise durch Diskriminierung gegenüber bestehenden Lizenznehmern). Anschließend muss der Lizenzsucher sich trotz Lizenzverweigerung so verhalten, als wäre ein Lizenzvertrag zustande gekommen, d.h. es müssen Rechnung gelegt und angemessene Lizenzgebühren gezahlt oder zumindest hinterlegt werden.

Im vorliegenden Fall hatten die Nutzer des Philips-Patentes diese Voraussetzungen nicht erfüllt, weswegen Philips mit der Klage Erfolg hatte.

Kommentar

Der Einwand einer Zwangslizenz ist vor allem hinsichtlich der möglichen Verletzung von Patenten relevant, die sich auf einen Industriestandard beziehen, da hier dem Patentinhaber oft eine marktbeherrschende Stellung zukommt. Industriestandards werden in der Regel von Normierungsorganisationen gesetzt (z.B. ETSI), können sich aber auch durch übereinstimmendes Verhalten mehrerer Unternehmen von alleine herausbilden (sog. de facto Standards - beispielsweise SMS). Ohne marktbeherrschende Stellung entfällt die Möglichkeit des Zwangslizenzeinwands von vorne herein. Es ist jedoch zu beachten, dass die Durchsetzung von Patentrechten auch bei marktbeherrschender Stellung an sich nicht rechtswidrig ist. Vielmehr muss ein Missbrauch vorliegen, wie beispielsweise die genannte grundlose Diskriminierung einzelner Unternehmen.

Problematisch erscheint auf den ersten Blick die Festlegung einer angemessenen Lizenz, da der Lizenzsucher ja erreichen möchte, dass der Patentinhaber sein Angebot nicht ohne Rechtsmissbrauch ablehnen kann. Um diese Problematik zu entschärfen, hat der BGH vorgesehen, dass der Lizenzsucher statt einer bestimmten Lizenzgebühr eine nicht bezifferte, vom Patentinhaber nach billigem Ermessen zu bestimmende Lizenzgebühr anbieten und gleichzeitig einen angemessenen Betrag hinterlegen kann. Dies verpflichtet den Patentinhaber zur Annahme des Angebots und zur Bestimmung der Lizenzgebühr. Nötigenfalls muss die Höhe der angemessenen Lizenzgebühr dann noch gerichtlich festgestellt werden.