Englisches Gericht weist Berufung von Iceland zurück und erklärt die Bildmarke BABEK für gültig
Das Berufungsgericht (Court of Appeal) hat die Berufung von Iceland zurückgewiesen und die Gültigkeit einer im Vereinigten Königreich eingetragenen Bildmarke bestätigt, die unter anderem für bestimmte Lebensmittel und Getränke der Klasse 29 registriert ist (die „BABEK-Marke“) und Babek International Ltd („Babek“) gehört.
Die Entscheidung verdeutlicht, dass übermäßige Detailgenauigkeit nicht erforderlich ist, sofern die Beziehung zwischen Klassifizierung, grafischer Darstellung und schriftlicher Beschreibung einer Marke konsistent ist und ein einziges klares und präzises Zeichen identifiziert.
Wie hier dargestellt, besteht die Marke BABEK aus einem goldenen Oval mit dem eingeprägten Wort BABEK:
Die BABEK-Marke wurde in der Eintragung beim britischen Amt für geistiges Eigentum (UKIPO) wie folgt beschrieben: „Goldenes Oval mit eingeprägter BABEK-Schrift. Beanspruchte Farben: Gold, Schwarz.“
Babek machte geltend, dass Iceland die BABEK-Marke verletzt habe; Iceland erhob Widerklage mit dem Antrag, die Marke für ungültig zu erklären.
In erster Instanz entschied das Gericht, dass die BABEK-Marke gültig ist. Der Richter wendete dabei den sogenannten „capacity to distinguish“-Test an, den er bereits in der Entscheidung J. Sainsbury plc v Fromageries Bel SA [2019] EWHC 3454 (Ch) angewendet hatte. Nach diesem Ansatz müsse ein Farbton nur dann präzise spezifiziert werden, wenn gerade der konkrete Farbton erforderlich sei, um die Marke von Marken anderer Inhaber zu unterscheiden.
Im Berufungsverfahren argumentierte Iceland insbesondere, dass das Gericht der ersten Instanz den falschen Prüfungsmaßstab angewendet habe und nicht den Grundsatz berücksichtigt habe, wonach bei gleichzeitiger Vorlage einer bildlichen Darstellung und einer schriftlichen Beschreibung keiner Darstellung Vorrang zukomme.
Iceland machte außerdem geltend, dass der Richter sich hinsichtlich der rechtlichen Wirkung der Markenkategorisierung geirrt habe und dass das Fehlen von Pantone-Nummern sowie das Vorhandensein von Farben in der bildlichen Darstellung, die nicht strikt „Gold“ oder „Schwarz“ seien, die BABEK-Eintragung ungenau machten. Ferner seien die schriftliche Beschreibung und die bildliche Darstellung nicht mit den sogenannten Sieckmann-Anforderungen vereinbar, wonach eine Marke ein einziges, klar definiertes Zeichen sein muss und ihre grafische Darstellung (einschließlich bildlicher und schriftlicher Elemente) klar, präzise, in sich abgeschlossen, leicht zugänglich, verständlich, dauerhaft und objektiv sein muss. Iceland argumentierte weiterhin, dass der Richter sich hinsichtlich der rechtlichen Wirkung der Markenkategorisierung geirrt habe.
Entscheidung des Berufungsgerichts
Im Berufungsverfahren stellte Lord Justice Arnold fest, dass der Richter tatsächlich einen Fehler begangen hatte, indem er den „capacity to distinguish“-Test angewandt hatte, da dieser unzulässigerweise die Prüfung der Unterscheidungskraft mit den gesonderten Fragen (i) ob die Marke ein Zeichen darstellt und (ii) ob sie grafisch darstellbar ist, vermischt hatte.
Da somit ein falscher Maßstab angewandt worden war, wurden die Fragen vom Berufungsgericht erneut geprüft.
Wie Arnold LJ erläuterte, bedeutete die Tatsache, dass der angewandte Test „rechtlich fehlerhaft“ war, nicht zwangsläufig, dass das Gericht zu einem falschen Ergebnis gelangt war.
Arnold LJ kam zu dem Ergebnis, dass die BABEK-Marke die Anforderungen erfüllt und tatsächlich gültig ist. Icelands Argument, die schriftliche Beschreibung der BABEK-Marke sei mit ihrer bildlichen Darstellung unvereinbar, wurde zurückgewiesen. Nach Auffassung des Gerichts bestand keine Unklarheit oder Zweifel über den Gegenstand der Eintragung: Die BABEK-Marke bestand aus einem einzigen Zeichen, nämlich dem in der bildlichen Darstellung gezeigten Zeichen.
Bewertung
Die Entscheidung unterstreicht, dass bei einer Markenanmeldung mit sowohl bildlichen als auch schriftlichen Elementen beide gemeinsam zu analysieren sind, um den Schutzgegenstand zu bestimmen. Kein Element hat Vorrang; entscheidend ist, wie ein verständiger Betrachter die Kombination wahrnimmt.
Zudem bedeuten die Anforderungen an Klarheit und Präzision bei Bildmarken, dass die visuelle Darstellung das Zeichen ausreichend eindeutig bestimmen muss; detaillierte technische Angaben (z. B. Pantone-Codes) sind nicht erforderlich, sofern nicht gerade die Farbe selbst den Schwerpunkt des Schutzes bildet. Übermäßig detaillierte Beschreibungen sämtlicher visueller Elemente sind nicht notwendig; eine kurze Beschreibung, die mit dem Bild übereinstimmt, genügt.
Bei einfachen Bildlogos ist es in der Regel vorzugswürdig, die Anmeldung ohne Beschreibung einzureichen, um mögliche Inkonsistenzen oder Unklarheiten zu vermeiden. Ist eine Beschreibung erforderlich, sollte sie kurz sein, eng an die Darstellung angelehnt und keine Formulierungen enthalten, die auf eine breitere Kategorie von Zeichen oder verschiedene Varianten hindeuten.
Wird eine Farbe beansprucht, ist es zulässig, diese in Worten zu beschreiben; die Angabe eines Farbtons mittels Farbcode ist nicht zwingend erforderlich und nur dann sinnvoll, wenn dies zur Klarheit beiträgt. Maßgeblich ist nicht die Betrachtung eines übermäßig pedantischen Betrachters, sondern die Wahrnehmung einer verständigen Person.
Zu beachten ist, dass die BABEK-Marke angemeldet worden war, bevor die Voraussetzung, dass eine Marke „grafisch darstellbar“ sein musste, durch die Anforderung ersetzt wurde, dass „eine Marke im Register so dargestellt sein muss, dass das Amt, andere zuständige Behörden und die Öffentlichkeit den klaren und präzisen Gegenstand des gewährten Schutzes bestimmen können“. Diese Änderung trat für EU-Marken im Oktober 2017 und für britische Marken im Januar 2019 in Kraft. Viele vor dieser Änderung angemeldete EU- und UK-Marken enthalten Beschreibungen ähnlich derjenigen der BABEK-Marke, und diese Entscheidung deutet darauf hin, dass solche älteren Marken nicht allein wegen fehlender Pantone-Angaben oder mangelnder Detailtiefe für ungültig erklärt werden, sofern schriftliche Beschreibung und bildliche Darstellung eindeutig dasselbe einzelne Zeichen betreffen.
Aktenzeichen: Babek International Ltd v Iceland Foods Ltd [2025] EWCA Civ 1341 (23. Oktober 2025)
Ein ausführlicher Beitrag zu dieser Entscheidung erscheint in der European Intellectual Property Review, Ausgabe 3, März 2026.
